dr Monika Żuraw

Znak Tiffany nie dla butów

Renoma znaku towarowego może podlegać ochronie, nawet gdy znak nie jest używany na terenie RP ani nie jest przedmiotem rejestracji.

W dniu 24 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt VI S.A./Wa 237/08) stwierdzający m.in., że międzynarodowy charakter renomy znaków towarowych Tiffany sprawia, że rejestracja podobnego znaku towarowego dokonana na rzecz osoby trzeciej podlega unieważnieniu.

Tiffany and Company z siedzibą w Nowym Jorku zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą luksusowych wyrobów jubilerskich z kamieni i metali szlachetnych. Specyfiką działalności Tiffany and Company jest ograniczona sieć dystrybucji. Międzynarodowe salony sprzedaży detalicznej w Europie znajdują się tylko w kilku miastach. W Polsce spółka nie oferuje swoich produktów. Znaki towarowe Tiffany nie były także przedmiotem rejestracji. Niemniej jednak są one od lat znane polskim konsumentom. Sławę przedsiębiorstwu przyniósł także znany film „Śniadanie u Tiffany’ego” z Audrey Hepburn w roli głównej.

Tiffany and Company złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy TIFFANY R-128063, udzielonego na rzecz Tiffany&Broadway Inc. Div. of Texpol Corporation z siedzibą w Houston, USA w stosunku do butów. Wniosek o unieważnienie został oparty na zarzucie naruszenia m.in. art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, tj. ze względu na sprzeczność rejestracji z zasadami współżycia społecznego.

WSA stwierdził, że nieprowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie pozbawia zainteresowanego podmiotu interesu prawnego w kwestionowaniu rejestracji oznaczenia tożsamego ze znakiem spółki Tiffany, który nie był w Polsce ani zarejestrowany, ani używany. Podzielił także stanowisko Urzędu Patentowego, że znak towarowy TIFFANY cieszy się międzynarodową renomą w odniesieniu do biżuterii, a z uwagi na transgraniczny charakter renomy nie jest konieczne wykazywanie renomy znaku odrębnie dla terytorium Polski. Wykazanie renomy międzynarodowej znaku obejmuje bowiem także terytorium Polski.

NSA w dniu 8 lipca 2009 r. uchylił powyższy wyrok (sygn. akt II GSK 1111/08) i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA. NSA uznał, że renoma o międzynarodowym charakterze nie podlega ochronie i konieczne jest wykazanie jej istnienia na terytorium RP. Istotne jest jednak, że NSA nie zakwestionował istnienia renomy znaku i jej ochrony pomimo nieużywania znaków towarowych na terytorium RP. Utrzymanie takiej linii orzeczniczej pozwoli na ochronę znaków towarowych tych przedsiębiorstw, których specyfiką jest celowo ograniczony zakres działalności, co dotyczy najczęściej dóbr o charakterze szczególnie luksusowym. Przedmiotem ochrony jest wtedy sama renoma znaku, tj. prestiż, jakim znak cieszy się w odbiorze klientów.

Postępowanie jest w toku, a sprawa została przekazana do Urzędu Patentowego do ponownego rozpatrzenia.