Agnieszka Matusik

Zajączki wielkanocne na wokandzie

Przyczyną sporu o zajączka wielkanocnego w Polsce były dwie figurki czekoladowych, siedzących zajączków. Jeden produkowany przez Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ( „Lindt”), drugi przez polską spółkę Terravita Sp. z o.o. („Terravita”).

Zajączek Lindt, o którego spór toczył się w Polsce, owinięty jest w złotą folię (owijkę) z nadrukiem firmy producenta i ma na szyi karbowaną, czerwoną wstążeczkę, na której zawieszony jest dzwoneczek.

Zajączek Terravita ma identyczny kształt, gdyż obydwaj producenci posługują się taką samą formą, zakupioną u tego samego producenta. Jest zawinięty w srebrną lub złotą owijkę i ma wstążeczkę nadrukowaną na folii.

Obydwa zające były w Polsce przedmiotem dwóch sporów sądowych, w których, występując przeciwko spółce Terravita, ochrony prawnej dochodziła spółka Lindt, mając na celu: (i) zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz (ii) ochronę wspólnotowego znaku towarowego.

Spór o ochronę prawa do wspólnotowego znaku towarowego dotyczył znaku trójwymiarowego z przestrzennymi, graficznymi i słownymi elementami w postaci figurki siedzącego zająca koloru złotego z czerwoną wstążką zawiązaną na szyi na kokardkę pod lewym uchem i z dzwoneczkiem pod brodą, przy czym na lewym boku zajączka umieszczony jest znak graficzny i napis „Lindt Goldhase”. Podstawę prawną dochodzenia ochrony przez spółkę Lindt stanowił art. 9 ust. 1 pkt b i ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 roku w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej „rozporządzenie Rady”). Przepis ten stanowił, że: „wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.

Spór ten zakończył się wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 października 2008 roku (I CSK 96/08), na mocy którego SN orzekł merytorycznie i odmówił ochrony zajączkowi spółki Lindt. SN stwierdził, że w przypadku obydwu zajączków nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z uwagi na elementy je odróżniające, w szczególności umieszczone na zajączkach napisy – nazwy producenta.

Wyrok ten spotkał się z krytyką w doktrynie (glosa krytyczna W. Włodarczyk, MOP 2009, nr 13, glosa krytyczna J. Piotrowska, Kolizja znaków towarowych – glosa – I CSK 96/08, MOP 2009, nr 18). Obydwaj glosatorzy krytycznie ocenili zaprezentowany przez SN pogląd o bezwzględnie dominującym charakterze elementów słownych w oznaczeniach kombinowanych. W. Włodarczyk podkreślał, że podstawą oceny oznaczeń jest całościowe wrażenie wywierane przez znaki.

Spór o ochronę przed nieuczciwą konkurencją zakończył się 6 maja 2009 roku wyrokiem Sądu Najwyższego (II CSK 665/08). Podstawę powództwa stanowiły przepisy art. 3 ust. 1 (ochrona renomy znaku towarowego), art. 10 ust. 2 (wprowadzające w błąd oznaczanie towarów lub usług) oraz art. 13 (niedozwolone naśladownictwo) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.). SN uznał, że nie mógł być uznany za uzasadniony zarzut naruszenia art. 3 ust. 1 u.z.n.k., jako że spółka Lindt nie podważyła skutecznie ustaleń sądu apelacyjnego, który stwierdził, że strona powodowa nie wykazała renomy zajączka Lindt. SN odmówił ochrony zajączkowi Lindt również na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k., podzielając pogląd sądu apelacyjnego, że brak jest ryzyka konfuzji pomiędzy zajączkami, gdyż obie strony jako producenci cieszą się renomą, a podstawowe znaczenie dla zdolności odróżniającej oznaczeń ma umieszczenie na zajączkach w sposób widoczny nazwy producenta.

Podsumowując, odmowa udzielenia ochrony zajączkowi Lindt Goldhase w Polsce była podyktowana przede wszystkim oceną przesłanki ryzyka wprowadzenia w błąd. SN, oceniając przesłanki zarówno naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego, jak i czynu nieuczciwej konkurencji, stwierdził, że decydujące znaczenie dla oceny istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd mają elementy słowne umieszczone na towarach.

W sprawie zajączka Lindt wypowiedział się Sąd Unii Europejskiej (dalej „Sąd UE”), który wyrokiem z 17 grudnia 2010 roku stwierdził, że kształty zająca lub renifera z czekolady z czerwoną wstążką nie mogą uzyskać ochrony jako wspólnotowe znaki towarowe (wyroki T-336/08, T-337/08, T-346/08 oraz T-395/08).

Należy podkreślić, że wspomniana sprawa dotyczyła znaku wspólnotowego przestrzennego w postaci figurki zajączka Lindt w kolorze złotym, brązowym i czerwonym, nieopatrzonej żadnym napisem.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady zastąpionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 roku wspólnotowe znaki towarowe mogą składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Nie mogą jednak uzyskać ochrony znaki, które są pozbawione charakteru odróżniającego.

W okresie między lutym 2004 a listopadem 2005 roku Lindt zgłosił w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) do rejestracji w charakterze znaków towarowych cztery znaki przestrzenne (i) kształt zająca z czekolady z czerwoną wstążką w kolorach czerwonym, złotym i brązowym (T-336/08), (ii) kształt renifera z czekolady z czerwoną wstążką w kolorach czerwonym, złotym i brązowym (T-337/08), (iii) kształt dzwonka z czerwoną wstążką w kolorach czerwonym i złotym (T-346/08), (iv) kształt zająca z czekolady w kolorze złotym (T-395/08).

OHIM odmówił udzielenia ochrony wszystkim przywołanym zgłoszeniom. Uzasadnił, że zgłoszone znaki są pozbawione zdolności odróżniającej1. OHIM stwierdził ponadto, że znaki nie uzyskały wtórnej zdolności odróżniającej, która umożliwiałaby ich rejestrację. Zarówno Lindt, jak i Storck zaskarżyły decyzje OHIM do Sądu UE, zarzucając naruszenie zarówno art. 7 ust. 1 b, jak i art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady ze zm., a zatem obydwu wskazanych podstaw rozstrzygnięcia.

Sąd UE, przychylając się do decyzji OHIM, podkreślił, że znak posiada zdolność odróżniającą wtedy, gdy wskazuje pochodzenie towaru z danego źródła, a przez to umożliwia odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych źródeł. Sąd zaakcentował, że kryteria oceny zdolności odróżniającej znaków przestrzennych przedstawiających kształt towaru są takie same jak w przypadku innych kategorii znaków.

W przedmiotowych sprawach Sąd UE stwierdził, że zgłoszone oznaczenia nie mogą zostać uznane za posiadające zdolność do spełniania podstawowej funkcji znaku towarowego, czyli funkcji wskazywania pochodzenia oznaczanych nimi towarów z danego źródła. Sąd wywiódł taki wniosek w szczególności z faktu, że poszczególne elementy, z których składają się przedmiotowe znaki, takie jak kształt zająca czy czerwona wstążka, zdaniem Sądu nie pozwalają na ustalenie przez przeciętnego odbiorcę źródła pochodzenia tak oznaczonych towarów.

Sąd wskazał, że kształty zająca, renifera i dzwonu są typowymi kształtami używanymi dla czekolady i wyrobów czekoladowych w określonych porach roku, szczególnie w okresie świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia. Sąd podkreślił również, że na rynku wyrobów tego typu także inne przedsiębiorstwa opakowują czekoladowe figurki w pozłacaną folię. Jeżeli chodzi o czerwoną wstążkę z dzwoneczkiem, Sąd wyraził przekonanie, że dekorowanie czekoladowych figurek zwierząt kokardami, wstążkami czy dzwoneczkami jest powszechne. Czerwona wstążka jako element dekoracyjny nie ma zatem zdolności odróżniającej.

W odniesieniu do znaku zgłoszonego przez Storck Sąd stwierdził, że nie odbiega on od podstawowych kształtów stosowanych zwykle w sektorze cukierniczym i mieści się w zwyczajach przyjętych w tym sektorze.

Jeśli zatem sam kształt zajączka z wstążką i dzwonkiem nie posiada zdolności odróżniającej, to jedyną możliwością nadania mu tej zdolności jest umieszczenie na zajączku dodatkowych elementów, które taką zdolność mają, jak np. nazwa producenta.

Przywołane wyroki Sądu UE, chociaż zapadły na gruncie innych podstaw prawnych, wydają się potwierdzać słuszność kierunku orzecznictwa wytyczonego uprzednio przez Sąd Najwyższy w przywołanych sprawach zajączka Lindt. Sąd UE uznał, że sam kształt zająca nie ma zdolności odróżniającej. Stanowisko SN iż opatrzenie spornych zajączków oznaczeniami dostatecznie je odróżniającymi eliminuje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd zyskało więc kolejny argument.

Agnieszka Matusik, Zespół Prawa Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy

_________

1Por. art. 7 ust. 1 b rozporządzenia Rady ze zm.: „nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”.