Marzena Białasik-Kendzior

Wykaz towarów objętych rejestracją znaku towarowego musi być szczegółowy

Urzędy patentowe krajów UE oraz OHIM w ramach programu harmonizacji swoich praktyk dotyczących znaków towarowych wydały wspólny komunikat, w którym wymienione zostały sposoby wdrożenia wyroku TSUE przez urzędy poszczególnych krajów UE.

Urząd Patentowy RP 2 maja 2013 r. poinformował na swojej stronie internetowej o wydanym przez urzędy patentowe krajów-członków UE oraz Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) wspólnym komunikacie dotyczącym wykonania wyroku TSUE w sprawie „IP Translator”. Trybunał odniósł się w tym wyroku do kwestii stosowania ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyjnych tzw. klasyfikacji nicejskiej przy zgłaszaniu znaków towarowych do rejestracji.

Wykaz towarów i usług, które mają być oznaczane danym znakiem towarowym, ustalany jest na podstawie aktualnie obowiązującej edycji klasyfikacji nicejskiej, zawierającej 45 klas, w tym 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych. Zawartość każdej z klas zaprezentowana jest w tzw. nagłówku, stanowiącym ogólną nazwę dziedziny, do której towary bądź usługi należą, po czym następuje alfabetyczny wykaz poszczególnych towarów i usług z tej dziedziny.

Tymczasem wielu wnioskodawców, chcąc zapewnić sobie jak najszerszy zakres ochrony znaku towarowego, posługuje się przy formułowaniu wykazu chronionych towarów lub usług nagłówkami klasyfikacyjnymi. Są oni przekonani, że sformułowany w ten sposób wykaz obejmuje nie tylko towary i usługi wprost wskazane w nagłówku, lecz również wszystkie inne wskazane w danej klasie.

Jednak to, czy tak jest w istocie, pozostawało do tej pory kwestią sporną. W części państw UE uznawano, że ma to miejsce. W innych natomiast, w tym w Polsce, przyjmowano, że zakres ochrony tak zgłoszonych znaków towarowych jest węższy i obejmuje wyłącznie te towary i usługi, które zostały dosłownie wskazane w wykazie.

TSUE w wyroku z 19 czerwca 2012 r. w sprawie „IP Translator”, sygn. akt C-307/10 (o wyroku tym pisaliśmy już na Portalu Procesowym), uznał możliwość użycia ogólnych określeń nagłówków klasyfikacji nicejskiej, zastrzegł jednak niezbędność dochowania jasności i precyzji w odniesieniu do towarów i usług, wobec których zgłaszający wnosi o ochronę. Zdaniem Trybunału to zgłaszający powinien określić, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym wskazanej klasy, czy tylko ich część. W drugim przypadku zgłaszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do omawianej klasy dotyczy to zgłoszenie.

W świetle braku uregulowań prawnych dotyczących posługiwania się nagłówkami klasyfikacyjnymi, wątpliwości i kontrowersji związanych z interpretacją i wykonaniem w praktyce wyroku w sprawie „IP Translator” zastosowanie wytycznych TSUE oznacza dla wszystkich organów rejestrowych w UE konieczność przyjęcia jednolitej wykładni ogólnych określeń nagłówków klasyfikacji nicejskiej.

Polski Urząd Patentowy tak jak większość organów rejestrowych UE przyjmuje, że zarówno w przypadku krajowych, jak i wspólnotowych znaków towarowych zawierających cały nagłówek klasyfikacji nicejskiej „określenia stosowane w nagłówkach klasyfikacji interpretuje się dosłownie”. Oznacza to, że w związku z obowiązującym obecnie dosłownym znaczeniem opisu zawartego w nagłówkach Urząd Patentowy będzie wymagać od wnioskodawcy zainteresowanego uzyskaniem ochrony dla wszystkich towarów bądź usług w danej klasie „oddzielnego umieszczenia każdego określenia w wykazie”. Nie wystarczy zatem już posłużenie się nagłówkiem klasyfikacyjnym.

Warto wspomnieć, że jedynie kilka państw UE przyjęło inną interpretację ogólnych określeń nagłówków klasyfikacji nicejskiej.

Także OHIM, np. w postępowaniu o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie wcześniejszego krajowego znaku towarowego, będzie dosłownie interpretować ogólne określenia nagłówków klasyfikacji nicejskiej. Jeżeli jednak powołany w postępowaniu zostanie krajowy znak towarowy zgłoszony jeszcze przed wydaniem wyroku „IP Translator”, wówczas OHIM zaakceptuje praktykę zastosowaną przez dany urząd krajowy.

Urząd Patentowy stwierdza, że niniejszy komunikat nie wyczerpuje problemu uregulowania kwestii nagłówków w wykazach znaków towarowych. Wciąż trwają prace nad uzyskaniem powszechnego rozumienia wymogu jasnego i precyzyjnego wskazywania towarów i usług (stworzenia wspólnego zbioru zasad) oraz nad ustaleniem, które z ogólnych określeń nagłówków klasyfikacji nicejskiej można zastosować do celów klasyfikacji. Należy oczekiwać zatem dalszych informacji dotyczących harmonizacji stanowisk urzędów patentowych UE i OHIM w powyższej kwestii.

Marzena Białasik-Kendzior, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy