Katarzyna Pikora

Wieloletnie tolerowanie używania podobnego oznaczenia nie musi skutkować odmową ochrony znaku

Przedsiębiorca dużo ryzykuje, godząc się na używanie przez innego przedsiębiorcę oznaczenia towarów lub usług podobnego do swojego oznaczenia lub z nim identycznego. Wieloletnia bezczynność może bowiem usankcjonować naruszające zachowanie konkurenta.

Taka przyczyna oddalenia żądania jest stosunkowo często spotykana w sprawach o naruszenie zasad uczciwej konkurencji (wyroki Sądu Najwyższego w sprawach V CSK 503/07, V CSK 102/09). Przedsiębiorcy żądającemu ochrony stawia się zarzut venire contra factum proprium nemini licet, czyli działania wbrew temu, co wynika z jego własnych zachowań.

Kwestia ta została wprost uregulowana w art. 54 ust. 1 rozporządzenia Rady 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Zgodnie z tym przepisem właściciel wspólnotowego znaku nie może sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku, jeżeli przez 5 lat, będąc świadomym używania tego znaku, przyzwalał na to.

Najnowsze orzecznictwo pokazuje jednak, że zasada oddalania roszczeń zakazowych dotyczących naruszania znaku z powodu zbyt długiego tolerowania używania oznaczenia przez innego przedsiębiorcę nie ma charakteru bezwzględnego. Stanowisko takie potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie zakończonej wyrokiem z 8 października 2013 r. (I Aca 1233/12).

W sprawie tej, pozwem wniesionym w 2010 roku, amerykańska spółka (powód I) domagała się m.in. zakazania polskiej spółce używania w stosunku do zabawek-kucyków oznaczenia, które było myląco podobne do przysługującego jej wspólnotowego znaku towarowego. Powiązana spółka z siedzibą w Polsce (powód II) w tym samym postępowaniu dochodziła zakazania naruszania zasad uczciwej konkurencji, to jest zakazania używania tego samego myląco podobnego oznaczenia.

Sąd I instancji w całości oddalił te roszczenia. Jako jedną z głównych przyczyn oddalenia powyższych roszczeń zakazowych sąd wskazał fakt wieloletniego tolerowania używania spornego oznaczenia przez obydwu powodów.

Sąd ustalił, że amerykańskiej spółce przysługują prawa do wspólnotowego słownego znaku towarowego zarejestrowanego 8 sierpnia 2007 r. z pierwszeństwem od 8 września 2006 r. Na terenie Polski gry i zabawki amerykańskiej spółki, w tym również kucyki oznaczone wspólnotowym znakiem towarowym, są dystrybuowane od 1998 roku przez powiązaną polską spółkę. Pozwany natomiast od 1998 roku oferuje i reklamuje kucyki pod podobną sporną nazwą. Zatem pozwany używał spornej nazwy przez 8 lat przed datą zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do rejestracji przez spółkę amerykańską.

W takich okolicznościach sprawy sąd I instancji uznał, że w zakresie roszczeń opartych na naruszeniu znaku nie ma zastosowania art. 54 rozporządzenia dotyczący ponad 5-letniej tolerancji cudzego znaku (znak powoda posiada ochronę od 2006 roku, a pozew został wytoczony w 2010 roku). Jednak brak reakcji powoda I na wieloletnie działania pozwanego, zdaniem sądu I instancji, jest podstawą do odstąpienia od zastosowania sankcji zakazowych. Sąd uznał, że fakt oferowania w Polsce spornych zabawek-kucyków w latach 1998-2010 stanowi „szczególny powód” upoważniający do zaniechania wydawania zakazów naruszania znaku. Sąd odwołał się również do instytucji nadużycia prawa z art. 5 Kodeksu cywilnego. Jednocześnie sąd I instancji odniósł się do roszczeń opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wskazał, że polska spółka nie udowodniła pierwszeństwa używania oznaczenia, którego ochrony się domagała, a jej reakcja na działania pozwanej była zbyt późna. Zabawki pozwanej uzyskały już własną pozycję rynkową, dlatego wniesienie pozwu w takim momencie było sprzeczne z zasadą venire contra factum proprium nemini licet.

Sąd apelacyjny nie zgodził się z rozstrzygnięciem sądu I instancji w części dotyczącej oddalenia roszczeń z tytułu naruszenia znaku towarowego.

Analizując przesłankę szczególnych powodów zaniechania wydania orzeczenia zakazującego naruszania znaku towarowego, sąd apelacyjny odwołał się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14 grudnia 2006 r., w sprawie C-316/05. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że zwrot „szczególne powody” jako wyjątek od obowiązku orzeczenia środków zakazowych przez sąd krajowy powinien być interpretowany w sposób ścisły.

Sąd apelacyjny zgodził się z sądem I instancji, że w sprawie istnieje kolizja sprzecznych interesów obu stron. Interes powoda jest oczywisty. Z kolei jego bierność spowodowała, że również pozwany ma swój własny interes majątkowy wynikający z wieloletniego korzystania z oznaczenia zbieżnego z oznaczeniem powoda.

Zdaniem sądu apelacyjnego, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, zważenie interesów stron prowadzi jednak do wniosku, że to interes powoda zasługuje na ochronę. Sąd apelacyjny zauważył, że powód od wielu lat prowadził różnorodne działania marketingowe budujące renomę i rozpoznawalność swojego znaku towarowego, które pociągały za sobą znaczne nakłady na reklamę telewizyjną i prasową zabawek oznaczonych znakiem towarowym. Działania te zbudowały siłę znaku towarowego i skutkowały osiągnięciem wysokiej zdolności odróżniającej, zanim znak ten został zgłoszony do rejestracji. Obecnie wspólnotowy znak towarowy jest znakiem renomowanym, znanym i dobrze rozpoznawalnym na rynku. Natomiast pozwany nigdy nie podejmował zorganizowanych działań rynkowych, w tym marketingowych, zmierzających do zbudowania renomy używanego przezeń oznaczenia, gdyż jego działalność nakierowana była na inne produkty. W takich okolicznościach sprawy kolizja interesów nie powinna zostać rozstrzygnięta na rzecz ochrony interesu pozwanego kosztem uprawnień powoda, lecz ochrona powinna zostać przyznana właścicielowi znaku towarowego, tj. powodowi.

Powyższe rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego wyznacza korzystny kierunek orzeczniczy dla właścicieli praw do znaków towarowych. Choć bowiem właściciel znaku towarowego przez wiele lat tolerował używanie podobnego oznaczenia przez innego przedsiębiorcę, sąd uznał, że to właściciel znaku i przysługujący mu znak zasługują na ochronę.

Trzeba jednak mieć na względzie, że stan faktyczny omawianej sprawy był szczególny – znak wspólnotowy będący przedmiotem ochrony został zgłoszony i zarejestrowany wiele lat po rozpoczęciu jego używania przez powoda i po rozpoczęciu używania podobnego oznaczenia przez pozwanego. Co więcej, w momencie wytoczenia powództwa nie upłynął 5-letni okres tolerowania naruszania wspólnotowego znaku (art. 54 rozporządzenia).

Katarzyna Pikora, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy