Marzena Białasik-Kendzior

Ustalenie komplementarności towarów i usług sprzedaży

Prawo znaków towarowych dopuszcza istnienie podobieństwa między towarami a usługami, mimo że towary mają charakter materialny, a usługi – niematerialny.

Podstawową funkcją znaku towarowego jest odróżnianie towarów/usług jednego przedsiębiorstwa od towarów/usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Ochrona na znak towarowy nie zostanie więc udzielona, jeżeli okaże się, że taki lub podobny znak został już wcześniej zarejestrowany dla towarów/usług identycznych lub podobnych (art. 132 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej). W takich sytuacjach zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; mogą oni bowiem uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

Badanie podobieństwa towarów i usług tylko z pozoru może wydawać się zadaniem prostszym niż rozstrzyganie o podobieństwie samych znaków. Ważne wskazówki w tym zakresie zawiera wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Canon, jeden z najczęściej powoływanych wyroków – także w orzecznictwie polskim. Zgodnie z poglądem TSUE o jednorodzajowości towarów i usług decyduje to, czy nabywcy mogą sądzić, że towary są wytwarzane i usługi są świadczone przez to samo przedsiębiorstwo. Ponadto przy ocenie podobieństwa towarów/usług należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują relacje pomiędzy tymi towarami i usługami, w tym ich rodzaj, przeznaczenie, sposób użytkowania oraz to, czy konkurują ze sobą lub są względem siebie komplementarne (wyrok TSUE z 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon).

W orzecznictwie funkcjonuje definicja towarów komplementarnych jako takich, pomiędzy którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, iż jeden towar jest nieodzowny lub istotny do użycia drugiego, wobec czego konsumenci mogą myśleć, że oba towary zostały wyprodukowane przez to samo przedsiębiorstwo (wyrok Sądu z 1 marca 2005 r. w sprawie T- 169/03 Sergio Rossi przeciwko OHIM – Sissi Rossi).

Interesującym zagadnieniem jest ustalenie komplementarności pomiędzy usługami świadczonymi w ramach handlu detalicznego (kl. 35 klasyfikacji nicejskiej towarów i usług) a konkretnymi towarami, które podlegają obrotowi. Innymi słowy pytanie brzmi, czy buty mogą zostać uznane za podobne do usług sprzedaży konkretnych towarów. Warto nadmienić, iż rejestrowanie przez Urząd Patentowy RP znaków towarowych dla usług sprzedaży ma stosunkowo krótką historię. Na pojawienie się tej możliwości miało zapewne wpływ orzecznictwo wspólnotowe, które precyzuje, iż celem handlu detalicznego jest sprzedaż towarów konsumentom, a sam handel definiuje jako wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu zachęcenia do zakupu polegające w szczególności na wyselekcjonowaniu asortymentu towarów oferowanych do sprzedaży oraz zaproponowaniu różnych świadczeń, mających na celu skłonienie konsumenta do zawarcia umowy sprzedaży z zainteresowanym kupcem, a nie jego konkurentem. Ponadto wyraźnie podkreśla się, iż nie występuje żaden bezwzględny wymóg, który stałby na przeszkodzie temu, by świadczenia te zostały objęte pojęciem „usługi” w rozumieniu dyrektywy, a w konsekwencji by dany kupiec uzyskał, poprzez rejestrację znaku towarowego, prawo do ich ochrony jako wskazówki pochodzenia świadczonych przez niego usług (wyrok TSUE z 7 lipca 2005 r. w sprawie C-418/02 Praktiker Bau- Und Heimwerkermarkte).

W jednej ze spraw Sąd uznał, iż „usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym usługi sprzedaży detalicznej w Internecie, handel hurtowy i detaliczny (…) odzieżą, nakryciami głowy, obuwiem, torbami, plecakami…” zawarte w klasie 35 są komplementarne w stosunku do towarów należących do klas 18 i 25 („skóra i imitacje skóry, w tym (…) torebki, torby, plecaki, odzież, nakrycia głowy, obuwie”), a ponadto wskazane usługi są zwykle oferowane w miejscach, w których wskazane są towary oferowane do sprzedaży (wyrok Sądu z 24 września 2008 r. w sprawie T-116/06 Oakley Inc przeciwko OHIM).

Kwestia komplementarności usług sprzedaży i towarów była już rozpatrywana zarówno przez UP, jak i polskie sądy. Idąc śladem orzecznictwa wspólnotowego UP odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dla „zgrupowania na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalającego nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach z bielizną, odzieżą, obuwiem” z uwagi na wcześniejszy podobny znak towarowy zarejestrowany m.in. dla odzieży i obuwia (kl. 25). WSA, rozpatrując skargę zgłaszającego, poparł stanowisko organu, podkreślając, iż w rozpatrywanej sprawie fakt jednorodzajowości towarów z kl. 25 i usług w kl. 35 jest bezsporny, gdyż nietrudno sobie wyobrazić, że producent bielizny, odzieży i obuwia prowadzi sklep firmowy, w którym dostępne są towary sygnowane danym znakiem (wyrok WSA w Warszawie z 23 października 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1413/07).

Podobnie UP postąpił wydając decyzję o częściowej odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy dla „zgrupowania na rzecz osób trzecich towarów pozwalającego nabywcy oglądać i kupować w sklepie z artykułami kosmetycznymi, dermatologicznymi i parafarmaceutykami”. Tym razem przeszkodę stanowił wcześniej zarejestrowany podobny znak towarowy w kl. 3 (kosmetyki) i w kl. 5 (produkty lecznicze). Także w tym przypadku WSA zgodził się z poglądem UP, iż usługi polegające na „zgrupowaniu towarów pozwalającym nabywcy oglądać i kupować w sklepie z artykułami kosmetycznymi” są nierozerwalnie związane z oferowaniem towarów. Analogicznie towary, do których oznaczania przeznaczony jest chroniony znak, są bezpośrednio związane z usługą, dla której został zgłoszony znak późniejszy. Zarówno UP, jak i sąd podkreślali, iż usługi ze znaku zgłoszonego mogą być oferowane w miejscach, w których sprzedawane są towary ze znaku wcześniejszego (np. towary mogą być sprzedawane w sklepach wielkopowierzchniowych, ale też producenci towarów dysponują własnymi punktami sprzedaży swych towarów lub uciekają się do zawierania umów dystrybucji upoważniających dostawcę usług związanych z handlem detalicznymi do używania tego samego znaku towarowego jak ten umieszczony na sprzedawanych towarach). Taka sytuacja sugeruje nabywcy, zdaniem obu organów, istnienie pomiędzy przedsiębiorcami związków polegających np. na pośrednictwie pomiędzy sprzedawcą a producentem towaru (wyrok WSA w Warszawie z 26 stycznia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1850/10).

W innej sprawie z aprobatą sądu spotkała się decyzja UP stwierdzająca, iż wskazane w zgłoszonym znaku towarowym usługi sprzedaży towarów papierniczych należy potraktować jako komplementarne względem towarów papierniczych (kl. 16), jako że towary oznaczone przez producenta konkretnym znakiem towarowym mogą być sprzedawane przez niego pod tym samym szyldem w sklepach o takiej samej nazwie (wyrok WSA w Warszawie z 18 marca 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 2379/10).

Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego dla „usług agencyjnych w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej żywności na rzecz osób trzecich” stanowiła skuteczną przeszkodę w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy przeznaczony dla szeregu towarów spożywczych w kl. 29 i 30. Zdaniem sądu UP prawidłowo ocenił, iż „usługi agencyjne w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej żywności” są związane funkcjonalnie z towarami spożywczymi. Tak więc towary i usługi są względem siebie komplementarne, a także mają to samo przeznaczenie – służą zaspokajaniu potrzeb żywnościowych człowieka (wyrok WSA w Warszawie z 23 lipca 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 334/09).

Jednakże w sprawie, w której na skutek sprzeciwu złożonego na podstawie znaku towarowego zarejestrowanego dla odzieży (kl. 25) rozpatrywano podobieństwo do usług „pośrednictwa handlowego w zakresie odzieży”, UP był odmiennego zdania niż w poprzednich orzeczeniach i uznał, iż prowadzenie sklepu to usługa innego rodzaju niż sam towar. W tym przypadku także sąd poparł stanowisko, iż „usługi pośrednictwa handlowego mogą posiadać charakter uzupełniający w stosunku do działalności przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją odzieży, jednakże ryzyko konfuzji w tym przypadku nie istnieje, albowiem znak zarejestrowany dla odzieży nie jest znakiem usługowym, a korzystanie z usługi związane jest z dokonywaniem ustaleń jej dotyczących, które przyczyniają się do zwiększenia uwagi klienta (wyrok WSA w Warszawie z 16 stycznia 2009, sygn. akt VI SA/Wa 1671/08 oraz wyrok NSA z 23 marca 2010 r., sygn. akt II GSK 533/09).

Chociaż dotychczasowa praktyka w zakresie oceny komplementarności usług sprzedaży i towarów nie jest jednolita, to wydaje się jednak przeważać pogląd, iż komplementarność usług sprzedaży i towarów oznaczonych takim samym lub podobnym znakiem może wprowadzać w błąd. Bez trudu można sobie wyobrazić, że klient będzie łączył sklep oznaczony danym znakiem z towarem opatrzonym tym znakiem, uznając, że mają wspólne źródło gospodarcze.

Marzena Białasik-Kendzior, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy