Norbert Walasek

Tranzyt podróbek pod kontrolą?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny wypowiedział się w kwestii tranzytu przez terytorium Wspólnoty towarów naruszających prawa własności intelektualnej, porządkując to zagadnienie.

Wyrokiem z 1 grudnia 2011 r. TSUE udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne w dwóch połączonych sprawach dotyczących towarów naruszających prawa własności intelektualnej znajdujących się w ramach jednej z celnych procedur zawieszających na terytorium Wspólnoty (sygn. akt C-446/09 oraz C-495/09).

W rozumieniu odpowiednich przepisów wspólnotowego Kodeksu celnego procedura zawieszająca odnosi się do towarów spoza Wspólnoty będących przedmiotem między innymi tranzytu zewnętrznego i składu celnego. W odniesieniu do towarów będących przedmiotem tych procedur zgodnie z orzecznictwem TSUE stosuje się fikcję prawną, w myśl której towary te, pomimo ich fizycznej obecności na obszarze Wspólnoty, są traktowane tak, jakby nigdy na obszar ten nie weszły. Nie stosuje się zatem wobec tych towarów na przykład należności celnych.

Wobec takiej regulacji pojawiła się w orzecznictwie sądów krajowych, a w następstwie tego w orzecznictwie TSUE wątpliwość, czy w odniesieniu do towarów znajdujących się w ramach jednej z procedur zawieszających może dochodzić do naruszenia praw do znaków towarowych oraz czy do takich towarów mają zastosowanie środki przewidziane w rozporządzeniu 1383/2003 dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa.

Powyższe zagadnienie po raz kolejny wymagało rozważenia w dwóch sprawach toczących się przed sądem w Belgii (sprawa Philips) i sądem w Zjednoczonym Królestwie (sprawa NOKIA).

Postępowania krajowe

W sprawie C-466/09 (sprawa Philips) Na podstawie rozporządzenia 1383/2003 Urząd Celny w Antwerpii dokonał zatrzymania towarów wobec podejrzenia naruszenia prawa z rejestracji wzorów przemysłowych i praw autorskich spółki Philips. Towary te znajdowały się w procedurze składu celnego. Spółka Philips wszczęła postępowanie przeciwko podmiotom zaangażowanym w obrót tymi towarami i ich przewóz w celu, w szczególności, uzyskania orzeczenia, że przedsiębiorstwa te naruszyły prawo wyłączne wynikające ze wzorów spółki Philips, a także niektóre prawa autorskie tej spółki.

W sprawie C-495/09 (sprawa NOKIA)HMRC (Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs), instytucja będąca odpowiednikiem polskiej służby celnej, na podstawie rozporządzenia 1383/2003 odmówiła dokonania zatrzymania towarów podrobionych ze znakami spółki NOKIA. HMRC uznała, że nie można przyjąć, iż zatrzymane towary są podrobione w rozumieniu przepisów rozporządzenia z uwagi na brak dowodów na to, że towary te mogłyby zostać wprowadzone do obrotu na terenie Wspólnoty, a zatem naruszyć odpowiednie znaki towarowe.

Przepisy, dotychczasowe orzecznictwo TSUE

Artykuł 1 rozporządzenia 1383/2003 dopuszcza możliwość stosowania środków przewidzianych w tym rozporządzeniu, gdy towary naruszające, np. podrobione lub pirackie, są objęte procedurą zawieszającą. Wątpliwości powstać mogą przy interpretacji definicji pojęcia towaru podrobionego bądź pirackiego, która przewiduje, że towar jest podrobiony, jeżeli narusza prawa posiadacza danego znaku towarowego zgodnie z prawem wspólnotowym, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego lub prawa Państwa Członkowskiego, w którym złożono wniosek o podjęcie działań przez organy celne.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE sam fakt fizycznej obecności towaru na obszarze Wspólnoty nie może być wystarczający do uznania, że narusza on prawa do znaku towarowego. Tym samym pojawiła się wątpliwość, czy towar taki może zostać zatrzymany na podstawie rozporządzenia, jeżeli brak jest jakiejkolwiek poszlaki pozwalającej przyjąć, że towar ten może zostać wprowadzony do obrotu na terytorium Wspólnoty.

Kilka orzeczeń, w których poruszono powyższe zagadnienia, nie rozwiązało definitywnie wątpliwości.

Zwolennicy możliwie najszerszego zastosowania rozporządzenia w odniesieniu do towarów znajdujących się w procedurze zawieszającej powoływali się na orzeczenia TSUE w sprawach The Polo/Lauren Company L.P. v PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders (C-383/98) i Rolex (C-60/02). Zgodnie z tymi orzeczeniami rozporządzenie 1383/2003 ma zastosowanie do towarów znajdujących się w tranzycie do innego kraju, bowiem tranzyt towarów przez kraje Wspólnoty stwarza potencjalne ryzyko, że towary te zostaną nielegalnie wprowadzone na ich rynek.

Przeciwnicy interpretacji rozporządzenia w sposób pozwalający na bezwarunkowe zatrzymywanie towarów znajdujących się w tranzycie powoływali się przede wszystkim na orzeczenie Rioglas and Transremar (C-115/02), w którym TSUE orzekł, że towary wytworzone zgodnie z prawem w kraju członkowskim i przeznaczone dla kraju nieczłonkowskiego, a znajdujące się w procedurze tranzytu, która nie obejmuje wprowadzenia tych towarów do obrotu, nie mogą być przedmiotem zatrzymania. Innymi orzeczeniami przywoływanymi na poparcie takiego stanowiska były orzeczenia TSUE odnoszące się do kwestii naruszenia, a nie samej interpretacji rozporządzenia, w tym orzeczenie Class International BV v Colgate-Palmolive Co and Others. (C-405/03) oraz Montex Holdings Ltd v Diesel SpA (C-281/05). W orzeczeniach tych TSUE wskazał, że nie ma naruszenia znaku towarowego, jeżeli nie doszło do dopuszczenia towarów do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty, a oferta/sprzedaż tych towarów nie prowadziła nieodzownie do takiego wprowadzenia. Uprawniony może zabronić tranzytu towarów przez kraj Wspólnoty tylko wtedy, gdy towary te są przedmiotem działań, które muszą prowadzić do wprowadzenia ich do obrotu (samo teoretyczne ryzyko wprowadzenia w tym przypadku nie wystarcza).

Orzeczenie TSUE

W omawianym orzeczeniu TSUE wyraźnie oddzielił dwa przenikające się do tej pory zagadnienia odnoszące się do towarów naruszających w procedurze zawieszającej, a mianowicie naruszenie prawa wyłącznego i możliwość zastosowania w odniesieniu do takich towarów środków celnych przewidzianych w rozporządzeniu.

Naruszenie praw

W kwestii naruszenia TSUE ocenił, że towary nie mogą być uznane za „towary podrobione” lub „towary pirackie” w rozumieniu stosownych przepisów wyłącznie z uwagi na fakt, że zostały one wprowadzone na obszar celny Unii w ramach procedury zawieszającej. Towary takie mogą natomiast naruszać wskazane prawo, jeżeli zostanie udowodnione, że są one przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w Unii Europejskiej.

Zdaniem TSUE dowód taki zostaje przedstawiony w szczególności, gdy okaże się, że wskazane towary:

  • zostały sprzedane klientowi w Unii,
  • były przedmiotem oferty takiej sprzedaży,
  • były przedmiotem reklamy skierowanej do konsumentów w Unii,
  • z dokumentów lub korespondencji dotyczących tych towarów wynika, że przewidywane jest skierowanie ich do konsumentów w Unii (tłum. własne).

Zatrzymanie towarów naruszających

W kwestii zastosowania środków celnych przewidzianych w rozporządzeniu TSUE ocenił, że organ celny powinien podjąć działania, jeżeli tylko posiada poszlaki pozwalające podejrzewać, że doszło do naruszenia.

Zdaniem TSUE do poszlak tych można w szczególności zaliczyć:

  • brak odpowiedniego zgłoszenia przeznaczenia towarów, podczas gdy zawieszająca procedura celna, o której zastosowanie wniesiono, wymaga takiego zgłoszenia;
  • brak szczegółowych lub wiarygodnych informacji co do tożsamości lub adresu producenta lub nadawcy towarów;
  • brak współpracy z organami celnymi bądź też ujawnienie dokumentów lub korespondencji dotyczących danych towarów, które pozwalają przyjąć, że może nastąpić skierowanie ich do konsumentów w Unii Europejskiej.

Zastosowanie środków celnych w powyższych okolicznościach ma umożliwić właściwemu organowi (sądowi) ocenę, czy istnieje dowód naruszenia i inne okoliczności stanowiące o naruszeniu prawa własności intelektualnej.

Ocena orzeczenia

Orzeczenie TSUE niewątpliwie porządkuje zagadnienia od dłuższego czasu dyskutowane w kontekście funkcjonowania rozporządzenia 1383/2003. Praktyka pokaże jednak, jakie będzie miało ono przełożenie na pracę służb celnych w odniesieniu do towarów znajdujących się w procedurze zawieszającej.

Pokreślić należy, że TSUE wskazał jedynie przykładowo okoliczności mogące świadczyć o naruszeniu prawa, które upoważniałoby służby celne do dokonania zatrzymania towarów znajdujących się w procedurze zawieszającej.

Istotne znaczenie ma również to, że w orzeczeniu tym TSUE wyraźnie uznał rozporządzenie celne za środek pomocniczy w ochronie praw własności intelektualnej. Zatrzymanie towarów podrobionych przez służby celne ma jedynie umożliwić ocenę przez sąd ewentualnego naruszenia prawa, a przede wszystkim tego, czy istnieje dowód świadczący o takim naruszeniu.

Należy mieć nadzieję, że w powyższym zakresie praktyka służb celnych nie przybierze charakteru przedsądu i zatrzymania towarów w procedurze zawieszającej będą dokonywane przy wystąpieniu którejkolwiek ze wskazanych przez TSUE poszlak lub innych pozwalających podejrzewać, że doszło do naruszenia.

Norbert Walasek, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy