Lena Marcinoska

Szeroka ochrona znaku VIAGRA

Sąd Pierwszej Instancji stanął na stanowisku, że oznaczenie VIAGUARA nie może zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy dla napojów. Jego rejestracja prowadziłaby do czerpania nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego VIAGRA.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji („SPI”) z 25 stycznia 2012 r., sygn. akt T-332/10

W 2005 roku polska spółka Viaguara S.A. wniosła do OHIM o rejestrację wspólnotowego słownego znaku towarowego VIAGUARA dla towarów z klasy 32 i 33, w tym dla napojów energetycznych i alkoholowych. Rejestracji oznaczenia sprzeciwiła się amerykańska spółka farmaceutyczna Pfizer Inc., właścicielka wcześniejszego, wspólnotowego, słownego znaku VIAGRA, zarejestrowanego dla preparatów i substancji farmaceutycznych oraz weterynaryjnych. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw spółki farmaceutycznej. Pfizer Inc. złożyła odwołanie od powyższej decyzji. Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów. Viaguara S.A. wniosła do SPI o unieważnienie decyzji do SPI. Sąd oddalił jednak skargę Viaguara S.A., przeprowadzając przy tym szczegółową analizę wszystkich przesłanek koniecznych dla stwierdzenia podstaw odmowy rejestracji oznaczenia VIAGUARA.

W pierwszej kolejności SPI odniósł się do renomy znaku towarowego VIAGRA. Stwierdził, że znak ten znany jest nie tylko znaczącej części odbiorców bezpośrednio zainteresowanych towarami, których znak dotyczy. Renoma znaku VIAGRA sięga dalej – jak uznał SPI, rozciąga się na ogół społeczeństwa UE.

W dalszej kolejności SPI wypowiedział się w kwestii podobieństwa oznaczeń VIAGUARA i VIAGRA. SPI ocenił podobieństwo znaków na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Obecność tej samej pierwszej sylaby „VIAG” w kolidujących ze sobą oznaczeniach tworzy silne podobieństwo wizualne i fonetyczne, dodatkowo wzmocnione wspólną dla obu oznaczeń częścią końcową „RA”. Dwie dodatkowe litery „U” i „A”, znajdujące się pośrodku zgłoszonego znaku towarowego VIAGUARA, nie są wystarczające dla odróżnienia znaków.

Co do płaszczyzny fonetycznej − zgodnie z wymową i akcentem w większości języków używanych w UE, znaki towarowe VIAGRA i VIAGUARA będą wymawiane podobnie, przy czym decydujące znaczenie ma pierwsza i ostatnia ich sylaba. Różnica wprowadzana przez samogłoski „UA” znajdujące się pośrodku znaku towarowego nie jest w stanie usunąć silnego podobieństwa fonetycznego kolidujących ze sobą znaków towarowych.

Żadne z dwóch oznaczeń nie ma znaczenia w żadnym języku UE. W rezultacie należy stwierdzić, że oznaczeń nie sposób odróżnić również z koncepcyjnego punktu widzenia.

Polska spółka Viaguara S.A. argumentowała, że przy ocenie podobieństwa znaków pominięto znaczenie przyrostka „GUARA”, który nawiązuje do guarany – rośliny stanowiącej bazę napojów oznaczanych znakiem VIAGUARA. SPI stwierdził, że nawet biorąc powyższe pod uwagę, powiązanie przyrostka „GUARA” z sylabą „VIA” stanowi bezpośrednie nawiązanie do znaku VIAGRA.

Po wywodzie dotyczącym podobieństwa oznaczeń SPI przeszedł do analizy, zmierzającej do ustalenia, czy stopień podobieństwa między znakami towarowymi jest taki, że przeciętny konsument może stwierdzić, że występuje między nimi związek konieczny dla stwierdzenia naruszenia praw do znaku renomowanego. Uznano, że nawet jeśli przyjąć brak bezpośredniego związku między towarami oznaczonymi kolidującymi znakami, to skojarzenie znaku VIAGUARA z wcześniejszym znakiem towarowym VIAGRA pozostaje możliwe przy uwzględnieniu znacznego podobieństwa oznaczeń i uzyskanej przez wcześniejszy znak towarowy ogromnej renomy. Mimo że − wobec odmienności towarów oznaczonych kolidującymi znakami towarowymi − kręgi odbiorców, do których skierowane są te oznaczenia nie nakładają się całkowicie, możliwe jest kojarzenie tych znaków towarowych.

Ostatnim elementem, niezbędnym dla stwierdzenia przeszkody rejestracji znaku VIAGUARA, była ocena, czy istnieje ryzyko, że rejestracja znaku VIAGUARA będzie powodować czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku VIAGRA. Okoliczność tę musiał udowodnić właściciel znaku VIAGRA. Nie chodzi przy tym o wykazanie istnienia faktycznego i trwającego naruszenia znaku towarowego, ale o uprawdopodobnienie, na podstawie wyników logicznego wnioskowania, przyszłego − niemającego charakteru hipotetycznego − ryzyka czerpania takiej nienależnej korzyści lub wyrządzenia szkody.

Oprócz podstawowej funkcji gwarantowania pochodzenia, znak towarowy przekazuje bowiem informacje dotyczące właściwości, szczególnych cech towarów (usług) oznaczanych tym znakiem lub wyobrażeń na ich temat, jak np. luksus, określony styl życia, przygoda, młodość. Nośnikiem takich informacji są zwłaszcza renomowane znaki towarowe. Ich rozszerzona ochrona polega m.in. na uniemożliwieniu zgłoszenia znaku identycznego lub podobnego, który mógłby niekorzystnie wpłynąć na wizerunek znaku renomowanego, nawet jeśli towary lub usługi objęte zgłoszonym znakiem towarowym nie są podobne do towarów lub usług, dla których zarejestrowany został wcześniejszy cieszący się renomą znak towarowy.

SPI uznał, że cechy towarów utożsamiane ze znakiem VIAGRA zostaną przeniesione na towary oznaczone oznaczeniem VIAGUARA. Wprowadzenie na rynek napojów VIAGUARA zostanie ułatwione przez skojarzenie z cieszącym się renomą znakiem towarowym VIAGRA. SPI powołał się przy tej okazji na inne, krajowe orzeczenie sądu powszechnego wydane w Zjednoczonym Królestwie. We wspomnianej sprawie renomowany znak VIAGRA przeciwstawiony został oznaczeniu VIAGRENE, zarejestrowanemu dla napojów zawierających wyciągi roślinne. Rozstrzygnięcie krajowe posłużyło w sprawie jako środek dowodowy.

SPI przyjął linię zdecydowanie korzystną dla uprawionych do renomowanych znaków towarowych. Potwierdzono także, że ochrona znaków renomowanych rozciąga się szeroko poza podstawową funkcję gwarantowania pochodzenia. W ich przypadku szczególnego znaczenia nabierają inne funkcje – jakościowa, reklamowa czy inwestycyjna. Podlegają zatem ochronie nawet w stosunku do innych towarów niż objęte rejestracją znaku renomowanego. SPI nie stawiał wysokich wymagań odnośnie do dowodów mających stwierdzać zaistnienie uszczerbków w renomie znaku i osłabienie jego zdolności odróżniającej, czy też czerpanie z używania oznaczenia podobnego nieuzasadnionych korzyści, tj. okoliczności wymaganych do stwierdzenia naruszenia praw do znaku renomowanego. Uznał, że wystarczy uprawdopodobnienie, tj. wykazanie możliwości ich zaistnienia. Przyjęcie takiego rozwiązania istotnie ułatwia dochodzenie ochrony znaków renomowanych.

Lena Marcinoska, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy