dr Monika Żuraw

Renoma znaku BOTOX pod ochroną

Sąd (dawniej Sąd Pierwszej Instancji) utrzymał w mocy decyzje unieważniające prawa do znaków towarowych BOTOLIST i BOTOCYL ze względu na uznanie, że ich rejestracja narusza prawo do renomowanego znaku towarowego BOTOX.

Wyrok z 16 grudnia 2010 r., sygn. akt T-345/08 i T-357/08

Wnioski o unieważnienie wspólnotowych znaków towarowych BOTOLIST (zgłoszonego przez Helena Rubinstein SNC) i BOTOCYL (zgłoszonego przez L’Oréal S.A.) złożyła spółka Allergan Inc. na podstawie wcześniejszych rejestracji znaków BOTOX – słownych i słowno-graficznych – zarejestrowanych jako znaki wspólnotowe lub krajowe. Towary objęte rejestracją znaków BOTOLIST i BOTOCYL to kosmetyki (klasa 3), a znaku BOTOX to farmaceutyki (klasa 5). Istotne jest, że zgłoszenia znaków BOTOLIST i BOTOCYL pochodziły z 2002 roku; znaki BOTOX zgłoszono do rejestracji w latach 1991-2003. Urząd ds. Ochrony Rynku Wewnętrznego uznał wnioski o unieważnienie za uzasadnione, choć stwierdzono, że w sprawie nie istnieje ryzyko konfuzji. Na ochronę zdaniem Komisji zasługuje zaś renoma znaków BOTOX. Prawo znaków towarowych (zarówno wspólnotowe, jak i polskie) przewiduje, że nie rejestruje się znaku, który jest podobny do znaku renomowanego, gdy jego użycie może powodować uszczerbek w jego zdolności odróżniającej lub renomie, lub przynosić używającemu nienależną korzyść.

Spółki Helena Rubinstein SNC L’Oréal S.A. wniosły do Sądu odwołania, niemniej jednak zostały one oddalone.

Kwestią kluczową była ocena, czy znaki BOTOX cieszyły się renomą już w 2002 roku, kiedy do rejestracji zgłoszono znaki BOTOLIST i BOTOCYL. Sąd wziął pod uwagę dowody złożone przez wnioskodawcę, również te, które dotyczyły okresu po 2002 roku. Sąd potwierdził, że znak będący podstawą wniosków o unieważnienie powinien cieszyć się renomą już w dacie zgłoszenia znaków późniejszych, zatem przedstawione dowody powinny obejmować okres sprzed tej daty. Niemniej jednak uznał, że nie można pominąć dowodów późniejszych, które pozwalają na wyprowadzenie wniosków dotyczących okresu sprzed zgłoszeniem znaków, które podlegają unieważnieniu. Tworzenie renomy znaku jest bowiem pewnym procesem, który mogą ilustrować dowody z różnych okresów.

Wykazanie naruszenia praw do znaku renomowanego wymaga wykazania podobieństwa oznaczeń, jednak nie jest konieczne istnienie ryzyka wprowadzenia w błąd. Wystarczy, że znak późniejszy wywołuje skojarzenia z wcześniejszym znakiem renomowanym, co oznacza, że stopień wymaganego podobieństwa oznaczeń jest mniejszy niż w przypadku znaków nieposiadających takiego przymiotu.

W omawianej sprawie Sąd uznał, że o podobieństwie oznaczeń BOTOLIST i BOTOCYL oraz znaku BOTOX decyduje wspólny element BOTO-. Sąd uznał, że nie ma on charakteru opisowego, w szczególności nie jest skrótem od słowa „botulina” (jad kiełbasiany), która jest składnikiem preparatów opatrywanych znakiem BOTOX. Za taki element można by bowiem uznać człon BOTU-, a nie BOTO-.

Istotne jest także, iż Sąd stwierdził, że dla stwierdzenia naruszenia praw do znaku renomowanego nie jest konieczne udowodnienie jednego z rodzajów uszczerbku, które może wywoływać znak późniejszy w renomie lub zdolności odróżniającej znaku wcześniejszego. Wnioskodawca musi jedynie uprawdopodobnić istnienie ryzyka takich uszczerbków. Wystarczające jest w tym względzie przeprowadzenie stosownego wnioskowania uwzględniającego wszystkie okoliczności sprawy, w tym powszechne praktyki relewantnego sektora handlu. W niniejszej sprawie Sąd uznał, że istnieje ryzyko, iż zgłaszający znaki BOTOLIST i BOTOCYL mogą czerpać nieuzasadnione korzyści z renomy preparatów przeciwzmarszczkowych BOTOX i w ten sposób zmniejszać wartość tego znaku.

Omawiany wyrok to kolejne orzeczenie, które precyzuje wykładnię przesłanek naruszenia praw do znaku renomowanego. Regulacja ta jest stosunkowa nowa, zarówno w prawie polskim, jak i wspólnotowym. Z tego względu wywołuje liczne rozbieżności interpretacyjne. W omawianym wyroku szczególnie ważne są rozważania dotyczące oceny renomy znaku i dowodów przedstawianych przez stronę na poparcie tej okoliczności. Istotne jest także stwierdzenie, iż wykazanie uszczerbków w renomie i zdolności odróżniającej znaku może polegać na przeprowadzeniu stosownego wnioskowania. Wyrok potwierdza także, iż w przypadku znaków renomowanych dla stwierdzenia naruszenia wymagane jest mniejsze podobieństwo znaku późniejszego. Tę tendencję można już obserwować w polskim orzecznictwie cywilnym i administracyjnym.

dr Monika Żuraw, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy