Norbert Walasek

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy – ochrona bez formalności

System ochrony wzorów wspólnotowych, stawiając na szybkość i łatwość uzyskania ochrony, wprowadza korzystne dla uprawnionego domniemanie ważności niezarejestrowanego wzoru, której skuteczne wzruszenie wymaga aktywności dowodowej drugiej strony sporu.

Wyrok Trybunału C-345/13.

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy

Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych dopuszcza obok wzorów zarejestrowanych ochronę wzoru wspólnotowego niezarejestrowanego. Ochrona przewidziana dla niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest szczególnie przydatna w branżach, w których wytwarza się produkty o stosunkowo krótkiej żywotności rynkowej, gdzie wzornictwo ulega szybkiej ewolucji podyktowanej zmianami upodobań czy trendów i mód, tak jak to jest na przykład w branży odzieżowej.

Dla takich potrzeb stworzono system zapewniający pewien poziom ochrony bez konieczności przeprowadzenia jakiejkolwiek procedury rejestracyjnej. Warunkiem udzielenia ochrony wzoru niezarejestrowanego jest jego upublicznienie. Ochrona taka trwa jednak tylko 3 lata i sprowadza się wyłącznie do ochrony przed bezpośrednim naśladownictwem (kopiowaniem) wzoru. Dla porównania, wzory zarejestrowane mogą być chronione przez 25 lat, a ochrona dotyczy zarówno kopiowania, jak i niezależnego tworzenia wzorów podobnych.

Poza różnicami wspomnianymi powyżej warunki ochrony obu wzorów są takie same, a więc wzory muszą być nowe, nie mogą być wcześniej udostępnione publicznie, a także muszą posiadać indywidualny charakter (być oryginalne), co znaczy, że całościowe wrażenie, jakie wywołują na poinformowanym użytkowniku różnić się musi od wrażenia, jakie wywiera na tymże użytkowniku wzór udostępniony publicznie wcześniej.

Spór / Pytania prejudycjalne / Orzeczenie Trybunału

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy stał się przyczyną sporu pomiędzy podmiotami zajmującymi się projektowaniem odzieży. Spółka Dunnes Stores (dalej pozwany) skopiowała zaprojektowane i sprzedawane przez spółkę Karen Millen Fashions Ltd (dalej powód) koszule w paski w kolorach niebieskim i brązowym oraz czarny top. Zdjęcia spornych koszul znajdują się poniżej – koszula powoda po lewej, kopia sprzedawana przez pozwanego po prawej.

koszule2Źródło: http://www.thefashionlaw.com/british-retailer-karen-millen-claims-huge-victory-in-european-court/

Powód twierdził, że jest uprawnionym do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych odnoszących się do tej odzieży. Sąd uwzględnił powództwo.

W odwołaniu pozwany zakwestionował, aby wzory odzieży miały indywidualny charakter, bowiem jego zdaniem stanowią kombinację elementów wyodrębnionych z kilku wcześniejszych wzorów. Sąd rozpatrujący spór zwrócił się do Trybunału z zapytaniem, czy indywidualny charakter wzoru oznacza, że wzór ten ma się różnić od innego wcześniejszego wzoru jako całości, czy też nie będzie można przypisać wzorowi cechy indywidualnego charakteru, jeśli wykorzystuje on pojedyncze elementy różnych wcześniejszych wzorów.

Trybunał w swojej odpowiedzi wskazał, że zgodnie z Rozporządzeniem wzór ma indywidualny charakter, jeżeli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór, który został wcześniej udostępniony publicznie. Nie może być zatem wątpliwości, że całościowe wrażenie, jakie wzór wywiera na poinformowanym użytkowniku powinno być inne od wrażenia wywartego na tymże użytkowniku nie przez kombinację poszczególnych elementów wyodrębnionych z kilku wcześniejszych wzorów, lecz przez jeden lub więcej niż jeden z wcześniejszych wzorów rozpatrywanych odrębnie.

Niemniej jednak warto wspomnieć w tym miejscu, że sprawa nie jest oczywista, bowiem Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) z 22 grudnia 1994 r., którego stroną jest Unia Europejska, przewiduje dla stron umowy możliwość przyjęcia w swoich systemach prawnych, że wzory nie są nowe lub oryginalne także wtedy, gdy wyraźnie nie odróżniają się od kombinacji cech znanych wzorów. Niemniej jednak, jak podkreślił Trybunał, postanowienie to ma dla stron umowy charakter fakultatywny, a Rozporządzenie go nie przewiduje.

Drugi zarzut odwołania pozwanego dotyczył interpretacji przepisu wprowadzającego domniemanie ważności wzoru, tj. spełnienia przesłanek nowości i indywidualnego charakteru w sprawach o naruszenie. W myśl tego przepisu w trakcie sporu ważność wzoru może zostać zakwestionowana przez pozwanego w wyniku zarzutu nieważności lub w drodze powództwa wzajemnego o unieważnienie. Jeżeli takie działanie nie zostanie podjęte, sądy uznają ważność niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego pod warunkiem, że właściciel przedstawi dowód, iż spełnione zostały warunki określone w art. 11. Rozporządzenia, oraz wskaże, na czym polega indywidualny charakter owego wzoru. Zgodnie z treścią art. 11. Rozporządzenia, wzór spełniający wymagania sekcji 1. Rozporządzenia (wymaganie nowości i indywidualnego charakteru) jest chroniony jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy przez okres trzech lat, rozpoczynający się od dnia, w którym został po raz pierwszy udostępniony publicznie na terytorium Unii Europejskiej.

Zdaniem pozwanego, powyżej omówiony przepis (wobec odwołania do sekcji 1. Rozporządzenia) w istocie wprowadza obowiązek udowodnienia przez uprawnionego, że wzór niezarejestrowany ma indywidualny charakter. Sąd rozpatrujący spór zwrócił się do Trybunału z zapytaniem, czy sąd jest zobowiązany do tego, by traktować niezarejestrowany wzór wspólnotowy jako ważny, jeśli właściciel wskazuje jedynie, co stanowi indywidualny charakter tego wzoru, czy też właściciel jest zobowiązany do udowodnienia, że wzór posiada indywidualny charakter.

Zdaniem Trybunału, postulowany przez pozwanego obowiązek udowodnienia przez uprawnionego indywidualnego charakteru wzoru stałby w sprzeczności z przyjętym w Rozporządzeniu domniemaniem ważności. Trybunał stanął na stanowisku, że aby sąd w sprawach naruszenia wzorów wspólnotowych uznał niezarejestrowany wzór wspólnotowy za ważny, właściciel tego wzoru nie musi udowadniać, iż ów wzór posiada indywidualny charakter. Rozporządzenie wymaga jedynie, aby uprawniony wskazał, w czym tkwi indywidualny charakter wspomnianego wzoru, tj. wskazał element lub elementy danego wzoru, które według niego nadają mu taki charakter. Pozwany natomiast może natomiast obalić domniemanie ważności wzoru, wykazując brak indywidualnego charakteru w trybie zarzutu nieważności lub w drodze powództwa wzajemnego o unieważnienie.

Wnioski

W kontekście omawianego orzeczenia warto pamiętać o możliwości ochrony produktów o krótkiej żywotności rynkowej, którą dają przepisy o niezarejestrowanych wzorach wspólnotowych. Ochrona ta, co prawda, ma węższy zakres i jest znacznie krótsza niż ochrona przyznana wzorom zarejestrowanym, nie zależy jednak od formalnego zgłoszenia wzoru do rejestracji, przysługując w każdym przypadku spełnienia przesłanki nowości i indywidualnego charakteru oraz publicznego udostępnienia wzoru.

Istotne będą dwie wytyczne Trybunału wynikające z wykładni przepisów Rozporządzenia dokonanej w omawianym rozstrzygnięciu:

  1. przesłanka indywidualnego charakteru może być spełniona, nawet jeżeli wzór stanowi kombinację elementów wyodrębnionych z wcześniejszych wzorów,
  2. w związku z domniemaniem ważności wzoru zawartym w przepisach Rozporządzenia właściciel wzoru nie musi udowadniać jego indywidualnego charakteru w sporze o naruszenie, co znacząco ułatwia jego pozycję procesową.

Norbert Walasek, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy