Norbert Walasek

Nielegalna sprzedaż jabłek?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że uprawniony z prawa do ochrony odmian roślin może podnieść roszczenia wobec nabywcy materiału rozmnożeniowego danej odmiany sprzedanego przez licencjobiorcę z naruszeniem umowy licencyjnej.

sygn. akt C-140/10

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył wykładni przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin. Pytanie zostało postawione w rezultacie sporu pomiędzy spółką Greenstar-Kanzi Europe NV (zwanej dalej „GKE”) a J. Hustinem i J. Goossensem. W sporze tym GKE zarzuciła między innymi naruszenie jej prawa do wspólnotowej ochrony odmiany jabłoni Nicoter. Do naruszenia doszło w wyniku wprowadzenia do obrotu jabłek tej odmiany przez J. Hustina i J. Goossensa bez zgody posiadacza prawa.

Obowiązujące prawo

Wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin zgodnie z art. 13 rozporządzenia przyznaje uprawnionemu hodowcy chronionej odmiany − w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego lub materiału ze zbioru odmiany, zwanych dalej „materiałem” − wyłączne prawo do wytwarzania lub rozmnażania (reprodukcji), przygotowania do rozmnażania, oferowania do sprzedaży, sprzedaży lub innego wprowadzenia do obrotu, eksportu i importu oraz przechowywania do powyższych celów.

Stan faktyczny sprawy przed sądem krajowym

Better3fruit jest posiadaczem wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin przyznanej jabłoni Nicoter. Spółka Nicolaï NV była wyłącznym licencjobiorcą wymienionych praw.

W celu zapewnienia określonej jakości tej odmiany w umowie licencyjnej wprowadzono ograniczenia dotyczące produkcji drzew, ich przechowywania, a także sortowania i sprzedaży owoców. Nicolaï na podstawie umowy licencyjnej zobowiązana była do podpisywania umów obligujących do przestrzegania powyższych warunków z nabywcami materiału rozmnożeniowego odmiany Nicoter.

Nicolaï sprzedała jabłonie J. Hustinowi, nie zawarła jednak w umowie wymaganych ograniczeń co do uprawy jabłoni i sprzedaży jabłek. Drzewa zostały więc sprzedane z naruszeniem umowy licencyjnej łączącej Nicolaï z Better3fruit.

W 2003 roku Better3fruit wypowiedziała licencję Nicolaï, a wyłącznym licencjobiorcą jabłoni Nicoter stała się spółka GKE. W 2007 roku GKE stwierdziła, że J. Goossens sprzedawał jabłka odmiany Nicoter, które dostarczył mu J. Hustin. Obaj panowie nie przestrzegali ograniczeń zmierzających do zapewnienia określonej jakości tej odmiany.

Wobec naruszenia umowy licencyjnej przez Nicolaï NV przy sprzedaży jabłoni J. Hustinowi, zdaniem GKE, J. Hustin i J. Goossens nie byli upoważnieni do wytwarzania jabłek tej odmiany i ich sprzedaży. GKE wytoczyła proces o naruszenie swoich praw, twierdząc, że prawa do ochrony odmiany roślin nie zostały w myśl rozporządzenia wyczerpane, zatem może ona dochodzić naruszonych praw do tej odmiany.

Pytania prejudycjalne

Wobec wątpliwości sąd krajowy zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi interpretacji przepisów rozporządzenia nr 2100/94. Pytania te sprowadzały się w istocie do następujących kwestii:

  • Czy rozporządzenie Rady nr 2100/94 pozwala dochodzić naruszenia dokonanego przez osobę trzecią, która podejmuje działania w odniesieniu do materiałuchronionej odmiany, jeżeli materiał ten został sprzedany przez uprawnionego licencjobiorcę, ale przy sprzedaży naruszone zostały ograniczenia uzgodnione w umowie licencyjnej zawartej między sprzedającym a posiadaczem wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin?
  • Jeżeli tak, to czy ma w tej sytuacji znaczenie, że kupujący wiedział o ograniczeniach nałożonych w umowie licencyjnej łączącej posiadacza prawa i sprzedawcę materiału chronionej odmiany (licencjobiorcę)?

Stan prawny i rozstrzygnięcie TSUE

W świetle ustaleń faktycznych w sprawie przed sądem krajowym TSUE uznał, że niezbędne jest zbadanie, czy uprawnienie posiadacza prawa do ochrony odmian roślin zostało wyczerpane.

Posiadacz wspólnotowego prawa do ochrony odmiany roślin uzyskuje wyłączne prawo do jej gospodarczej eksploatacji na terenie Wspólnoty. Działania innych podmiotów w tym zakresie wymagają co do zasady jego upoważnienia. Jednak na skutek zgodnego z prawem wprowadzenia do obrotu materiału chronionej odmiany roślin następuje wyczerpanie praw do materiału takiej odmiany.

Artykuł 16 rozporządzenia w takiej sytuacji ogranicza prawa posiadacza do zakazywania wspomnianych powyżej działań zastrzeżonych dla posiadacza w art. 13 rozporządzenia, a dotyczących materiału chronionej odmiany. Tym samym nabywca może na przykład bez odrębnego upoważnienia sprzedać materiał odmiany pochodzący ze zbioru. Nie dotyczy to jednak nieuzgodnionego wcześniej rozmnażania danej odmiany lub wywozu składników odmiany do kraju trzeciego, który odmiany nie chroni.

Instytucja wyczerpania przewidziana w rozporządzeniu jest analogiczna do funkcjonującej na przykład w prawie znaków towarowych. W odniesieniu do towaru wprowadzonego przez uprawnionego lub za jego zgodą (np. przez licencjobiorcę) na określonym terenie wyczerpują się prawa do znaków towarowych odnoszących się do tych towarów. Towar taki może być przedmiotem dalszego swobodnego obrotu na terenie EOG, ergo obrót ten nie może – poza przewidzianymi wyjątkami – ulegać ograniczeniom ze strony uprawnionego do znaku towarowego.

Wyczerpanie ma charakter terytorialny. Chroni ono słuszne interesy nabywcy towaru, gwarantując mu możliwość dokonywania swobodnego obrotu towarami na obszarze, do którego wyczerpanie się odnosi.

Co jednak w sytuacji, gdy licencjobiorca wprowadza do obrotu towar z naruszeniem postanowień licencji? Czy wówczas prawo również ulegnie wyczerpaniu? Czy też z uwagi na potrzebę ochrony uzasadnionych interesów uprawnionego taki skutek należałoby wyłączyć?

Zdaniem TSUE naruszenie istotnych postanowień umowy licencyjnej, które mają znaczenie dla udzielenia zgody na wprowadzenie produktu do obrotu przez uprawnionego, ma znaczenie przy ocenie istnienia tej zgody, a więc w konsekwencji wyczerpania praw posiadacza.

Jak ocenił TSUE, gdyby w tej sprawie sąd krajowy uznał, że licencjobiorca zbył chroniony materiał osobie trzeciej z naruszeniem warunku lub ograniczenia zawartego w umowie licencyjnej i dotyczącego bezpośrednio zasadniczych elementów wspólnotowej ochrony odmian roślin, należałoby stwierdzić, że zbycie to miało miejsce bez zgody posiadacza, a więc prawo posiadacza nie zostało wyczerpane. W takiej sytuacji posiadacz może dochodzić naruszenia swych praw wobec osoby trzeciej.

Co do drugiego pytania TSUE uznał, że w przypadku dochodzenia naruszenia i podnoszenia roszczeń o zaniechanie naruszenia lub wypłatę słusznego wynagrodzenia (art. 94 ust. 1 rozporządzenia) nie ma znaczenia, czy osoba trzecia wiedziała o ograniczeniach wynikających z umowy licencyjnej. Natomiast warunkiem powstania po stronie posiadacza roszczeń o naprawienie szkody (art. 94 ust. 2 rozporządzenia) jest działanie umyślne osoby trzeciej lub wynikające z jej niedbalstwa.

Podsumowanie

Orzeczenie TSUE jest niewątpliwie kontynuacją linii orzeczniczej w sprawie wyczerpania praw do znaków towarowych, której dobitnym wyrazem było orzeczenie TSUE w sporze Copad S.A. v. Christian Dior Couture S.A. (C-59/08).

Zgodnie z tym orzeczeniem wprowadzenie do obrotu przez licencjobiorcę towarów opatrzonych znakiem towarowym co do zasady należy uznać za dokonane za zgodą właściciela tego znaku; dochodzi zatem do wyczerpania praw do znaku towarowego. Jednak umowa licencyjna nie jest równoznaczna z absolutną i bezwarunkową zgodą właściciela znaku na wprowadzanie do obrotu przez licencjobiorcę towarów opatrzonych tym znakiem; naruszenie niektórych warunków umowy licencyjnej może stać zatem na przeszkodzie wyczerpania tego prawa.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia ustanawiającego zakres prawa wyłącznego posiadacza prawa do ochrony odmian roślin, upoważnienia posiadacza wymaga m.in. wprowadzenie materiału do obrotu. Posiadacz może udzielić swojego upoważnienia na określonych warunkach i z ograniczeniami. W przypadku wykroczenia poza zakres upoważnienia dochodzi do naruszenia prawa wyłącznego i stanowi podstawę do powstania wynikających stąd roszczeń cywilnoprawnych.

Nasuwa się pytanie, czy wobec naruszenia istotnych warunków licencji w ogóle można uznać, że w tej sytuacji wykonywane jest prawo właściciela znaku towarowego (czy posiadacza odmiany roślin). Czy naruszenie umowy licencji i działanie poza jej zakresem nie będzie a priori wykluczać zgody właściciela znaku (posiadacza prawa odmiany roślin) na wytworzenie produktu i jego wprowadzenie do obrotu, a co za tym idzie – czy nie będzie oznaczać oczywistego naruszenia tego prawa?

Można zatem rozważać, czy w stanie faktycznym ustalonym w tej sprawie przez sąd krajowy prawo posiadacza do ochrony odmian roślin mogło w ogóle ulec wyczerpaniu.

Norbert Walasek, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy