Lena Marcinoska

Nie trzeba unieważniać znaku, żeby pozwać

Czasem nieuczciwi przedsiębiorcy nie tylko używają oznaczenia naruszającego cudze znaki towarowe, ale także rejestrują je, uzyskując formalną ochronę. W sporze o naruszenie twierdzą, że służą im prawa wyłączne i na tej podstawie wnoszą o oddalenie pozwu.

Wyrok TS z 21 lutego 2013 r. sygn. akt C 561/11

Właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, w celu wytoczenia powództwa dotyczącego naruszenia, nie musi najpierw unieważnić wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego przez naruszyciela. Jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczeń identycznych lub podobnych do jego znaku towarowego – nawet jeśli kolizyjne oznaczenie jest zarejestrowane.

Tak orzekł ostatnio Trybunał Sprawiedliwości, odpowiadając na pytanie prejudycjalne hiszpańskiego sądu.

TS podkreślił, że właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego przysługuje prawo wyłączne uprawniające go do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia mogącego naruszać jego znak towarowy. Rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym w żadnym miejscu nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy osobami trzecimi będącymi właścicielami wspólnotowego znaku towarowego oraz osobami trzecimi niebędącymi takimi właścicielami.

Naruszyciele często wskazują, że procedura rejestracji znaku towarowego przesądza, że spełnia on warunki uzyskania ochrony. To ich zdaniem oznacza, że nie można twierdzić, iż zarejestrowany znak narusza inny znak towarowy. TS podkreślił jednak, że mimo gwarancji oferowanych przez procedurę rejestracji znaku nie można całkowicie wykluczyć, że oznaczenie może naruszać wcześniejszy znak towarowy.

Dlatego w przypadku konfliktu między dwoma znakami towarowymi domniemywa się, że to znak towarowy zarejestrowany jako pierwszy spełnia wszystkie warunki wymagane dla uzyskania ochrony przed znakiem towarowym zarejestrowanym w drugiej kolejności. TS słusznie zaznacza, że gdyby właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego musiał najpierw czekać na zakończenie postępowania o unieważnienie, przyznawana mu ochrona w procesie cywilnym byłaby znacząco osłabiona.

Problem będący przedmiotem omawianego orzeczenia TS został podniesiony w Niemczech już na początku ubiegłego wieku i stanowił pole intensywnej dyskusji na najwyższym ówczesnym szczeblu sądowym. W Polsce zagadnienie to także budziło kontrowersje. Dopiero SN w wyroku z 23 października 2008 r. (sygn. akt V CSK 109/08) przesądził, że ochrona może przysługiwać przeciwko każdej osobie dopuszczającej się naruszenia prawa ochronnego do znaku, niezależnie od tego, czy naruszyciel sam korzysta z prawa do zarejestrowanego później znaku towarowego.

W polskim orzecznictwie podkreśla się, że sam fakt zarejestrowania stwarza tylko uprawnienie formalne do używania znaku. Sąd cywilny ma prawo ocenić, czy korzystanie z niego zasługuje na ochronę prawną, czy też nie. Jeżeli ocena ta wypadnie niekorzystnie dla pozwanego, sąd ma prawo zakazać używania znaku, co oczywiście nie stanowi jego unieważnienia. Uprawniony może jednak dochodzić roszczeń wobec naruszyciela bez konieczności uprzedniego unieważnienia rejestracji jego prawa do znaku.

TS przypomniał w omawianym wyroku, że właściciel wspólnotowego znaku towarowego nie będzie mógł unieważnić późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego, jeśli tolerował jego używanie przez pięć kolejnych lat. Po tym okresie musi już pogodzić się z rejestracją takiego oznaczenia i jego używaniem. W przypadku zarejestrowanych oznaczeń, które kolidują z wcześniejszymi zarejestrowanymi znakami, szczególnie ważne jest zatem, aby działać szybko i nie czekać z wniesieniem powództwa.

Lena Marcinoska, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy