Norbert Walasek

Nabijanie butli niezgodne z prawem?

Czy powtórne użycie opakowania ze znakami towarowymi konkurencji może stanowić naruszenie praw do znaków towarowych.

Pytanie do ETS

Zagadnienie to stało się przedmiotem pytania prejudycjalnego skierowanego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Viking Gas A/S przeciwko BP Gas A/S (sygn. akt C-46/10). Pytanie dotyczy wykładni art. 5 w związku z art. 7 dyrektywy Rady 89/104/EWG.

ETS ma odpowiedzieć między innymi, czy do naruszenia praw do znaku towarowego dochodzi w przypadku, gdy przedsiębiorca napełnia i sprzedaje butle gazowe pochodzące od innego przedsiębiorcy (oznaczone jego znakami towarowymi), naklejając na nich etykiety z informacją, że to on przeprowadził operację napełnienia.

Poza tym ma rozstrzygnąć, czy dla ewentualnego stwierdzenia naruszenia ma znaczenie, czy nabywca za swoją pustą butlę otrzymuje butlę podobną, uprzednio napełnioną, czy też rozlewnia napełnia butlę przyniesioną przez konsumenta.

Praktyka na rynku

Praktyka obrotu detalicznego gazem polega na tym, że dystrybutorzy sprzedają gaz w butlach oznaczonych ich znakami towarowymi. Z reguły butle te nie przechodzą na własność nabywcy, tylko oddawane są w używanie w zamian za kaucję. Klienci nie oddają jednak butli do ponownego napełnienia temu samemu dystrybutorowi, lecz przekazują je tzw. niezależnym dystrybutorom gazu, którzy albo „od ręki” napełniają i wydają klientowi tę samą butlę, albo przyjmują pustą butlę na tzw. wymianę, w zamian wydając klientowi inną, napełnioną już butlę.

Butle, często napełnione paliwem konkurencji, trafiają ponownie do obrotu. Znaki towarowe pierwotnego dystrybutora nie są usuwane; niekiedy obok nich rozlewnia umieszcza na butli własne oznaczenia.

Może to powodować mylne przekonanie co do pochodzenia gazu sprzedawanego w butli. Kupujący może uznać, że podmiot ponownie napełniający butle został upoważniony do posługiwania się umieszczonymi na butli znakami towarowymi, a tym samym jest podmiotem współpracującym z pierwotnym dystrybutorem.

Orzecznictwo w Polsce

Opisany problem istnieje także w Polsce. W trzech opublikowanych wyrokach sądy polskie wypowiedziały się na temat możliwości naruszenia znaku towarowego w związku ze sprzedażą gazu w butlach oznaczonych znakami towarowymi konkurencji. Odmienność rozstrzygnięć jest tylko częściowo podyktowana odmiennościami w stanie faktycznym, co skłania do bliższej analizy wszystkich trzech wyroków.

W wyroku z 22 lutego 2007 r. (sygn. akt III CSK 323/2006) Sąd Najwyższy uznał, iż dla rozstrzygnięcia w tej sprawie istotne jest przyjęcie, że butle ze znakami powoda stały się opakowaniem dla towaru pozwanego. Sprzedając swój gaz, pozwany wprowadzał go do obrotu gospodarczego wraz z opakowaniem, na którym widniały znaki towarowego jego konkurenta.

W tej sprawie pozwany napełniał butle dostarczane mu przez klientów na tzw. wymianę. Butle ze znakiem towarowym powoda przynoszone przez klientów napełniane były gazem pozwanego. Jak wskazał sąd, bez znaczenia było, skąd pozwany miał butle (opakowania), istotne jest, że sprzedawał on swój gaz w opakowaniu, bez którego nie mógłby go wprowadzać do obrotu, a do użycia którego nie został upoważniony przez uprawnionego do znaku towarowego. Sąd Najwyższy uznał w tej sprawie, że doszło do naruszenia znaków towarowych powoda. Ponieważ znaki towarowe i towary, dla których znaki te były używane, były identyczne jak objęte rejestracją, ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd – jak uznał sąd – jest oczywiste.

W wyroku z 14 marca 2008 r. (sygn. akt IV CSK 445/2007) Sąd Najwyższy uznał, iż „praktyka obrotu musi rzutować na sposób postrzegania oznaczeń na butlach”. Obecność na butli kolejnych oznaczeń rozlewni napełniających butlę każe traktować znajdujące się pod nimi oznaczenie pierwotnego dystrybutora jako świadczące o „wykorzystaniu butli z rynku wtórnego (ze „zwrotów”), a nie o powiązaniach z podmiotem, który wcześniej tej butli używał lub wprowadził ją jako pierwszy do obrotu”.

W tej sprawie pozwany napełniał swoim gazem puste butle powoda, oznaczał je własnymi oznaczeniami oraz informacją o podmiocie napełniającym, przy czym na niektórych butlach nadal widoczne pozostawały znaki towarowe powoda.

Sąd Najwyższy uznał, że w tej sprawie nie doszło do naruszenia znaków towarowych powoda. Zdaniem sądu działania podjęte przez pozwanego, które miały prowadzić do zakrycia znaków towarowych powoda, powodowały, że znaki te przestały być widoczne w całości. Produkty wprowadzane były zatem do obrotu z oznaczeniem podobnym do znaków towarowych powoda. Aby stwierdzić naruszenie, należałoby zatem wykazać ryzyko wprowadzenia w błąd konsumenta co do pochodzenia towarów,

Zdaniem sądu podmiot wprowadzający powinien oznaczyć opakowanie w taki sposób, aby znajdujące się tam znaki towarowe innego podmiotu nie były odbierane jako oznaczenie tego towaru, a więc powinien je zasłonić lub usunąć przy użyciu „techniki na tyle trwałej, aby na butli przynajmniej przez pojedynczy cykl jej wykorzystywania […] znajdowały się oznaczenia identyfikujące jednostkę, która wprowadziła do obrotu gaz w butli w tym cyklu wykorzystywania opakowania”.

Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 13 maja 2009 r. (sygn. akt I ACa 97/2009), uznając, że nie doszło do naruszenia znaków towarowych powoda. Sąd uznał, że skoro pozwany, napełniając gazem butle z oznaczeniem powoda, jednocześnie zakłada na zaworach plomby z folii termokurczliwej, zawierające oznaczenia identyfikujące pochodzenie gazu, to brak jest podstaw do uznania, że pozwany wprowadza do obrotu gaz w opakowaniu identycznym lub podobnym do opakowania powoda, a tym samym brak jest podstaw do uznania, że nastąpiło naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

Ponadto sąd odniósł się do powyżej opisanego rozstrzygnięcia SN w sprawie III CSK 323/2006. Sąd uznał, że butle ze znakiem powoda stały się opakowaniem dla towaru pozwanego, nie jest to jednak „opakowanie pozwanego”,tylko własność klienta. Pozwany włada butlą tylko w tym celu, by napełnić ją sprzedawanym przez siebie gazem. Postępując w ten sposób, sprzedawca w ogóle nie wprowadza do obrotu opakowania, a tym bardziej „swojego” opakowania. Wprowadza do obrotu jedynie gaz w sposób wskazany przez nabywcę.

Co należy rozumieć przez „używanie znaku towarowego”

Powyżej opisana praktyka obrotu gazem niewątpliwie budzi zastrzeżenia w kontekście ochrony znaków towarowych.

W naszym przekonaniu rozlewnia, niezależnie od tego, czy przejmuje butlę od klienta, wydając w zamian podobną butlę, czy też jedynie napełnia ją w obecności klienta, posługuje się w obrocie gospodarczym znakiem towarowym umieszczonym na butli w celu sprzedaży swojego towaru, a więc oznacza znakiem towarowym oferowane przez siebie produkty.

Oznaczanie towaru znakiem towarowym należy bowiem rozumieć szeroko, jako każdą czynność, której skutkiem jest stworzenie związku pomiędzy znakiem a towarem. Nie wymaga to działania polegającego na aktywnym umieszczaniu cudzego znaku.

Zakres naruszeń

Opisana praktyka może naruszać różne funkcje znaku towarowego. Przede wszystkim można mówić o naruszeniu funkcji oznaczania pochodzenia towaru, kiedy klienci mylnie przypuszczają, że nabywają towar pochodzący z przedsiębiorstwa uprawnionego. Przy znakach identycznych należy wtedy wykazać bezprawność używania cudzego znaku towarowego (tj. brak zgody na jego używanie), a przy znakach modyfikowanych (podobnych) – także ryzyko pomyłki.

Naruszana może być także jakościowa i reklamowa funkcja znaku towarowego. Funkcja jakościowa polega na tym, że znak towarowy jest dla konsumenta gwarancją oczekiwanych właściwości towaru, a funkcja reklamowa sprowadza się do tego, że znak towarowy zachęca do nabywania określonych towarów.

Butla gazowa to coś więcej niż tylko opakowanie, to de facto urządzenie, które umożliwia bezpieczne korzystanie ze znajdującego się w nim paliwa. Znaki towarowe umieszczone na butli każą przypuszczać konsumentowi, że za jakość produktu – zarówno butli, jak i gazu – odpowiada uprawniony do znaku towarowego i to on gwarantuje konsumentowi bezpieczeństwo użytkowania, jak i spodziewane parametry techniczne paliwa.

Jednocześnie zaspokojenie oczekiwań konsumenta w tym zakresie powoduje, że znak towarowy reklamuje towar, na którym się znajduje, i umacnia pozycję rynkową produktów.

Napełnianie butli gazem innego przedsiębiorcy może zatem prowadzić do naruszenia interesów uprawnionego do znaku towarowego. Może przede wszystkim wywoływać błędne przekonanie, że otrzymany gaz pochodzi od pierwotnego dystrybutora, którego znaki towarowe znajdują się na butli. Może także sugerować, że napełnianie butli odbywa na podstawie upoważnienia udzielonego przez tego dystrybutora, który gwarantuje jakość i bezpieczeństwo produktu.

Znaczenie praktyczne

Rozstrzygnięcie ETS w sprawie pytania prejudycjalnego będzie miało niewątpliwe znaczenie dla praktyki polskich sądów w podobnych sprawach w przyszłości.

Odpowiedź ETS może mieć także szersze znaczenie dla praktyki sądów w sprawach, w których dochodzi do powtórnego wykorzystania opakowania oznaczonego znakami towarowymi jednego przedsiębiorstwa do sprzedaży produktów przez inny podmiot.

Rozstrzygnięcie to może także okazać się pomocne w sprawach dotyczących naruszenia praw do znaku towarowego w związku z ingerencją w towar oznaczony takim znakiem.

Norbert Walasek, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy