Marzena Białasik-Kendzior

Listy zgody już nie pomagają w rejestracji znaku towarowego

Urząd Patentowy, w związku ze zmianą orzecznictwa, nie zarejestruje już identycznego lub podobnego znaku towarowego, nawet w tej samej grupie kapitałowej i za zgodą uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego.

Podstawową funkcją znaku towarowego jest odróżnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw. Z tego względu Urząd Patentowy RP (dalej UP) w postępowaniu rejestrowym bada, czy znak zgłoszony nie jest identyczny z wcześniejszymi znakami towarowymi lub też do nich podobny dla towarów takich samych lub podobnych (art. 132 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej – dalej „pwp”). Urząd odmawia udzielenia ochrony, jeżeli okaże się, że taki lub podobny znak został już wcześniej zarejestrowany.

Tymczasem faktem jest, że na rynku współistnieje wiele identycznych lub podobnych znaków towarowych używanych przez różnych przedsiębiorców. W wielu przypadkach sami przedsiębiorcy godzą się na koegzystencję tożsamych znaków towarowych, wystosowując w związku z tym tzw. listy zgody. Listem zgody jest oświadczenie, w którym uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego wyraża zgodę na rejestrację na rzecz osoby trzeciej podobnego lub identycznego znaku towarowego.

Dotychczasowa, przychylna listom zgody praktyka UP umożliwiała przedsiębiorcom, w szczególności działającym w ramach jednej grupy kapitałowo-organizacyjnej, uzyskanie ochrony dla znaków towarowych (np. zawierających charakterystyczny dla grupy kilku przedsiębiorstw element graficzny lub słowny) pomimo istnienia wcześniejszych praw ochronnych na podobne znaki towarowe przysługujących innym podmiotom. Przedstawienie listu zgody pochodzącego od uprawnionego do znaku wcześniejszego powodowało, że z reguły UP rejestrował znak kolizyjny.

W polskim prawie znaków towarowych nie istnieją podstawy prawne, które regulowałyby kwestię przedkładania listów zgody w postępowaniu przed UP. Zwrócił na to uwagę Naczelny Sąd Administracyjny, podkreślając, że przepis regulujący kwestię dopuszczenia przesłanki zgody i określenia okoliczności co do jej prawnej skuteczności nie został wprowadzony do prawa krajowego (wyrok z 20 grudnia 2007 r., sygn. akt II GSK 279/07). Kolejne orzeczenia sądowe powielają stanowisko NSA, stanowiąc, żelist zgody nie obliguje UP do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (wyrok WSA z 27 lutego 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1548/07), a także że w przypadku niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd list zgody nie wpływa na decyzję UP (wyrok WSA z 20 lipca 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 600/10).

Jedynym wyjątkiem, na który zwrócił uwagę sąd, jest sytuacja przewidziana artykułem 133 pwp, w myśl którego zgoda uprawnionego do znaku wcześniejszego może wyeliminować przeszkodę rejestracyjną z art. 132 ust. 1 pkt 3 pwp w przypadku kolizji ze znakiem już wygasłym (wyrok WSA, sygn. akt VI SA/Wa 600/10).

Warto zwrócić uwagę, że na decyzję UP nie może mieć wpływu także przynależność podmiotów do tej samej grupy kapitałowej. WSA w Warszawie w wyroku z 21 czerwca 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 710/10) podkreślił brak gwarancji, że powiązania kapitałowe, organizacyjne oraz osobowe między przedsiębiorstwami będą istniały przez cały okres obowiązywania prawa ochronnego. Fakt istnienia powyższych powiązań nie może także być uznany za gwarancję jakości produktu oznaczonego spornym znakiem. W rezultacie z samej przynależności do grupy kapitałowej nie można wyprowadzić wniosku, że oznaczenia pochodzące z przedsiębiorstw powiązanych nie wprowadzają w błąd odbiorców.

W ślad za orzecznictwem sądów zmianie uległa praktyka UP. Urząd, który odszedł od szerokiego uznawania listów zgody, podkreśla na swojej stronie internetowej, że w zakresie udzielania prawa ochronnego na znak towarowy list zgody będzie nadal brany pod uwagę, niemniej jednak jako „narzędzie pomocnicze” przy przeprowadzaniu oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd (www.uprp.pl).

Instytucja listów zgody obecna jest w prawie wspólnotowym. Art. 4 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do znaków towarowych stanowi, że „państwa członkowskie mogą zezwolić na to, by w określonych okolicznościach decyzja o odmowie rejestracji lub stwierdzająca nieważność znaku towarowego nie była podejmowana, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa wyrazi zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego”. Podobnie Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego umożliwia wprowadzenie instytucji listu zgody do porządków krajowych państw członkowskich.

Można mniemać, że powodem, dla którego polski ustawodawca nie wprowadził instytucji listu zgody, był zamiar niedopuszczenia koegzystencji na rynku oznaczeń mogących wprowadzać konsumentów w błąd.

O ile taki argument można uznać za słuszny, o tyle można by mieć wątpliwości co do jego zasadności w zakresie współistnienia znaków towarowych należących do podmiotów z tej samej grupy kapitałowej. Praktyka pokazuje, że zasady funkcjonowania znaków towarowych w takich grupach nie stwarzają ryzyka, jakiego obawiają się polskie sądy.

Dopóki jednak listy zgody nie będą brane – jak dawniej – pod uwagę wobec podmiotów powiązanych, nowe stanowisko UP wymaga od grup kapitałowych zrewidowania dotychczasowej polityki w zakresie zarządzania portfelem znaków towarowych w ramach grupy.

Marzena Białasik-Kendzior, Zespół Prawa Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Artykuł ukazał się w Rzeczpospolitej z 7 grudnia 2010 roku.