Agnieszka Matusik

Klocek LEGO nie może być znakiem towarowym

Trybunał podtrzymał stanowisko wyrażone uprzednio przez Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, wskazując, że zasadnicze właściwości kształtu klocka spełniają funkcję techniczną, co wyklucza objęcie go ochroną przewidzianą dla znaków towarowych.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 września 2010 r. (C-48/09 P)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e pkt ii) Rozporządzenia Rady WE nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego jako wspólnotowe znaki towarowe nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego.

LEGO Juris A/S 1 kwietnia 1996 r. zgłosiła czerwony klocek jako wspólnotowy znak towarowy, w celu uzyskania jego ochrony. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) wstępnie zarejestrował znak. Wniosek o unieważnienie decyzji o rejestracji tego znaku złożyła spółka Mega Brands Inc., producent zabawek dziecięcych. Wskutek wspomnianego wniosku OHIM unieważnił decyzję o rejestracji klocka LEGO jako wspólnotowego znaku towarowego.

Od decyzji OHIM skargę do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (SPI) wniosła LEGO Juris A/S. SPI uznał, że decyzja OHIM odpowiada prawu. Stwierdził, że przepis rozporządzenia stanowiący o oznaczeniach złożonych „wyłącznie” z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego należy rozumieć w kontekście wyroku wydanego w sprawie Philips (C-299/99). Z wyroku tego wynika, że chodzi tu o zasadnicze właściwości produktu spełniające funkcję techniczną. SPI uznał, że rejestracja oznaczenia składającego się z kształtu niezbędnego do osiągnięcia efektu technicznego jest wykluczona nawet, jeśli efekt techniczny może zostać osiągnięty za pomocą innych kształtów (kształtów zamiennych).

Trybunał Sprawiedliwości UE podzielił stanowisko SPI, przyjmując, że interes chroniony przez art. 7 ust. 1 lit. e pkt ii) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego polega na unikaniu sytuacji, w których prawo znaków towarowych prowadziłoby do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub cechy użytkowe danego towaru.

Trybunał podkreślił, że rejestracja kształtu klocka jako znaku towarowego, pomimo istnienia kształtów zamiennych, wpłynie na dostępność rozwiązania technicznego, którego kształt ten jest wyrazem, dla innych przedsiębiorców z uwagi na wynikającą z art. 9 Rozporządzenia

w sprawie znaku wspólnotowego możliwość zakazania używania przez inne przedsiębiorstwa nie tylko tego kształtu, ale również kształtów podobnych.

Trybunał nie wykluczył jednak, że w pewnych okolicznościach wprowadzanie na rynek towarów o identycznym kształcie, wynikającym z zastosowania dokładnie tego samego rozwiązania, mogłoby zostać uznane za przejaw nieuczciwej konkurencji. Co więcej, sądy obydwu instancji przyznały, że w następstwie używania kształt klocka LEGO uzyskał charakter odróżniający i w rezultacie stanowi oznaczenie nadające się do odróżniania towarów LEGO Juris A/S od towarów innych przedsiębiorców, czyli uzyskał tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Okoliczność ta nie zmienia jednak sytuacji z punktu widzenia prawa znaków towarowych, gdyż rozporządzenie wyraźnie wyłącza możliwość uzyskania rejestracji jako znaku towarowego kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, nawet jeśli uzyskał on wtórną zdolność odróżniającą.