dr Monika Żuraw

Jogurt kontra czekoladki

Trybunał Sprawiedliwości kolejny raz wypowiedział się w sprawie podobieństwa oznaczeń, które uniemożliwia rejestrację późniejszego znaku towarowego.

Wyrok z 24 marca 2011 r., sygn. akt C-552/09 P.

Spór toczył się pomiędzy znanym producentem wyrobów czekoladowych Ferrero SpA (włoską spółką z Grupy Ferrero) a Tirol Milch GmbH, austriackim producentem wyrobów mleczarskich. Spółka Ferrero sprzeciwiła się rejestracji wspólnotowego słowno-graficznego znaku towarowego TiMi KINDERJOGHURT ze względu na szereg wcześniejszych rejestracji znaków zawierających element KINDER, w tym słownego znaku towarowego KINDER zarejestrowanego we Włoszech z pierwszeństwem w 1965 roku.

Urząd do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmieniał swoje decyzje w kwestii spornej rejestracji. Najpierw zarejestrował znak pomimo sprzeciwu, potem go unieważnił, a jeszcze później uchylił decyzję o unieważnieniu znaku.

Sąd (dawniej sąd I instancji) oddalił skargę Ferrero, w której spółka zażądała stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu rejestracji znaku. Spółka Ferrero odwołała się od niekorzystnego dla siebie wyroku do Trybunału Sprawiedliwości. Tymczasem spółka austriacka w toku postępowania zrzekła się praw do znaku.

Trybunał Sprawiedliwości także oddalił odwołanie wniesione przez spółkę Ferrero. Rejestracja znaku TiMi KINDERJOGHURT została więc utrzymana na rzecz austriackiej spółki pomimo rejestracji i funkcjonowania na rynku szeregu znaków towarowych KINDER, doskonale kojarzonych przez klientów z wyrobami czekoladowymi spółki Ferrero.

Co jednak istotne, Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Ferrero zachowała interes do odwoływania się od zaskarżonego wyroku pomimo zrzeczenia się znaku przez spółkę austriacką. Zdaniem TS skutki zrzeczenia się znaku i skutki jego unieważnienia nie są takie same. Zrzeczenie wywołuje skutki od złożenia stosownego oświadczenia, podczas gdy znak unieważniony traktuje się jakby nigdy nie został zarejestrowany. Z tego względu nie jest wykluczone, że orzeczenie unieważnienia znaku mogłoby być z jakichś względów korzystne dla Ferrero, zatem postępowanie nie podlegało umorzeniu.

Poza powyższym rozstrzygnięciem proceduralnym w omawianym wyroku padło wiele tez dotyczących oceny podobieństwa oznaczeń badanego w celu stwierdzenia, czy późniejszy znak nie narusza praw do wcześniejszego znaku towarowego. Po pierwsze TS stwierdził, że podobieństwo pomiędzy oznaczeniami powinno być rozumiane w ten sam sposób bez względu na to, czy oceniane jest z perspektywy wywoływania przez późniejsze oznaczenie ryzyka konfuzji, czy z perspektywy naruszenia praw do znaku renomowanego. Niemniej jednak w tym drugim przypadku wystarczy mniejszy stopień podobieństwa oznaczeń, żeby stwierdzić naruszenie praw do znaku. TS stanowczo podkreślił jednak, że renoma znaku i charakter odróżniający znaku nie wpływają na ocenę podobieństwa oznaczeń, a jedynie na całościową ocenę występowania pomiędzy nimi ryzyka konfuzji lub skojarzeń. Oznacza to, że nawet w przypadku znaków renomowanych ich powszechna znajomość czy renoma nie rekompensują braku minimalnego podobieństwa oznaczeń. Nie decyduje o naruszeniu w tej sytuacji także fakt występowania pewnej serii (rodziny) znaków (w tej sprawie wielu znaków z elementem KINDER).

Powyższa argumentacja nie budzi większych wątpliwości, dopóki odczytuje się ją w oderwaniu od stanu faktycznego rozpatrywanej sprawy. Znak towarowy TiMi KINDERJOGHURT zawiera przecież wcześniejszy znak KINDER. Trudno zatem stanowczo twierdzić, że pomiędzy tymi oznaczeniami nie było nawet minimalnego podobieństwa. TS jako sąd odwoławczy nie oceniał jednak tej przesłanki i przyjął ustalenia faktyczne Sądu, który uznał, że dominującym elementem znaku późniejszego jest słowo TiMi i to ono decyduje o całościowym wrażeniu wywoływanym przez ten znak, zatem wykluczył istnienie podobieństwa pomimo wspólnego elementu KINDER (wyrok z 14 października 2009 r., sygn. akt T-140/08).

dr Monika Żuraw, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy