Ewa Górnisiewicz

Internet ponad zasadą terytorialności praw własności intelektualnej?

Decydujące znaczenie dla oceny używania znaku towarowego w ofercie internetowej ma kwestia, czy jest ona adresowana do odbiorców znajdujących się w państwie członkowskim, w którym znak towarowy jest chroniony.

Wyrok TSUE z 6 lutego 2014 r. w sprawie Martin Blomqvist przeciwko Rolex SA, C-98/13

W styczniu 2010 r. mieszkający w Danii Martin Blomqvist zamówił za pośrednictwem chińskiej strony internetowej zegarek marki Rolex. Zegarek został wysłany z Hong Kongu w przesyłce pocztowej. Duńskie służby celne podczas kontroli tej przesyłki nabrały podejrzeń, że towar może naruszać prawa własności intelektualnej i podjęły decyzje o zawieszeniu dopuszczenia do obrotu, czyli o zatrzymaniu tego zegarka na podstawie przepisów rozporządzenia 1383/031.

W toku postępowania spółka Rolex potwierdziła, że zegarek narusza jej prawa i zażądała od Martina Blomqvista zgody na jego zniszczenie pod nadzorem celnym. Jednak Martin Blomqvist sprzeciwił się zniszczeniu, powołując się na to, że zegarek zakupił zgodnie z prawem.

Wobec takich okoliczności spółka Rolex wystąpiła do sądu m.in. o zniszczenie przedmiotowego zegarka. Sąd uznał żądania spółki Rolex za uzasadnione, jednak Martin Blomqvist zaskarżył tę decyzję. Sąd odwoławczy – po ustaleniu, że Martin Blomqvist nie naruszył duńskiego prawa autorskiego i prawa o znakach towarowych – miał wątpliwość, czy sprzedawca zegarka, znajdujący się poza terytorium Unii Europejskiej, może naruszyć prawo autorskie i prawo znaków towarowych w państwie członkowskim, dokonując sprzedaży spoza terytorium Unii. Dodatkową okolicznością, którą sąd duński także poddał pod rozwagę, była kwestia, czy będziemy mieć do czynienia z naruszeniem w sytuacji, gdy towar będący przedmiotem transakcji sprzedaży za pośrednictwem internetu pomiędzy podmiotem spoza Unii i podmiotem unijnym nie był wcześniej dostępny w ofercie skierowanej do unijnych konsumentów.

Podstawowe dla Trybunału przy tych rozważaniach były dwie fundamentalne zasady, którymi rządzą się prawa własności intelektualnej. Po pierwsze zasada terytorialności tych praw, a po drugie zasada wyłączności (monopolu) korzystania przyznana uprawnionemu z danego prawa.

Trybunał uznał, że działanie polegające na sprzedaży towaru podrobionego lub pirackiego za pośrednictwem internetu przez osobę z państwa trzeciego osobie2 z państwa członkowskiego może być uznane za naruszenie w momencie wkraczania tego towaru na teren tego państwa członkowskiego. Nie ma przy tym znaczenia, czy produkt ten był przedmiotem wcześniejszej oferty kierowanej do konsumentów tego państwa członkowskiego. Wystarczające i w zasadzie przesądzające, w ocenie Trybunału, będzie wtedy samo nabycie takiego towaru przez osobę z państwa członkowskiego.

Naruszyć prawo do znaku towarowego można tylko wtedy, gdy używa się go w obrocie gospodarczym na terytorium, na którym przysługuje jego ochrona. Między innymi w tym przejawia się zasada terytorialności praw do znaków towarowych. Przez używanie rozumiemy m.in. oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu, a także ich przywóz lub wywóz.

O ile zazwyczaj nie nastręcza trudności zidentyfikowanie, czy mamy do czynienia z używaniem na danym terytorium znaku towarowego „w realu”, o tyle w sprawach związanych z transakcjami internetowymi nie jest to już takie proste. Pojawiają się wtedy kwestie związane m.in. z lokalizacją serwera, chwilą przejścia posiadania czy prawa własności, a przede wszystkim miejsca zawarcia umowy sprzedaży.

I tak z orzeczenia TSUE w sprawie L’Oreal3 wynika, że decydujące znaczenie dla oceny używania znaku towarowego w ofercie internetowej ma kwestia, czy jest ona adresowana do odbiorców znajdujących się w państwie członkowskim, w którym znak towarowy jest chroniony. Bez znaczenia dla tej oceny pozostaje miejsce, w którym jest zlokalizowany serwer, z którego korzysta wystawiający ofertę, miejsce, w którym znajdują się te produkty czy siedziba oferenta. Natomiast sama dostępność oferty internetowej na terytorium państwa członkowskiego nie jest wystarczająca dla uznania, że jest ona skierowana do konsumentów z tego państwa.

Uzasadnieniem dla takiej wykładni jest uznanie, że skoro osoba (podmiot) trzeci oferuje i sprzedaje takie produkty konsumentom w Unii, to musi podporządkować się przepisom obowiązującym na jej terenie i produkty takie muszą być zgodne z unijnymi przepisami.

W orzeczeniu w sprawie Rolex TSUE przywołał także tezę z wyroku w sprawie Philips4, zgodnie z którą prawo własności intelektualnej może zostać naruszone nawet przed „wejściem” towarów naruszających na teren państwa członkowskiego, o ile towary te stanowiły przedmiot czynności handlowej, czy to sprzedaży, czy oferty lub reklamy, skierowanej do konsumentów z terytorium Unii.

TSUE wyraźnie opowiada się w tym przypadku za szerokim rozumieniem pojęcia używania. Za używanie w obrocie gospodarczym TSUE uznaje działania podmiotów z państw trzecich, polegające na oferowaniu unijnym konsumentom towarów za pośrednictwem internetu. W ten sam sposób ocenia dokonanie sprzedaży, nie poddając badaniu innych okoliczności poza samym faktem nabycia przez unijnego konsumenta towaru naruszającego prawa własności intelektualnej.

Taka interpretacja wydaje się nadążać za rzeczywistością i realiami sprzedaży podróbek przez internet. Przy ocenie tego typu spraw nie może umknąć specyfika transakcji internetowych i odróżnienie ich od tradycyjnego handlu „w realu”. Jednak dopiero praktyka orzecznicza sądów państw członkowskich pokaże, jak przyjęta przez TSUE interpretacja będzie stosowana. Wydaje się bowiem, że stanowisko TSUE – jakkolwiek zasadne słusznościowo – może budzić wątpliwości, w szczególności wobec braku analizy, czy i jakie znaczenie dla oceny używania ma miejsce zawarcia umowy sprzedaży, jej wykonania, a w konsekwencji przeniesienia własności towaru naruszającego prawa własności intelektualnej.

Ewa Górnisiewicz-Kaczor, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy


1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa. Obecnie rozporządzenie to już nie obowiązuje, gdyż zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/03.

2 W obu przypadkach dotyczy to osoby fizycznej lub prawnej.

3 Wyrok TSUE z 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09.

4 Wyrok TSUE z 1 grudnia 2011 r. w sprawach połączonych C-446/09 i C-495/09.