Lena Marcinoska

Facebook – czyli raz na wozie, raz pod wozem

Znak towarowy portalu Facebook na dobre wkroczył do kręgu znaków renomowanych, stając się elementem nie tylko social media, ale szeroko rozumianej popkultury. Wizja własnego „xxxzbooka”, który powtórzy sukces pierwowzoru, jest bardzo atrakcyjna.

Uprawniony do znaku Facebook walczy z oznaczeniami, które choćby w niewielkim stopniu nawiązują do tego znaku. Najwięcej sporów tego rodzaju toczyło się do tej pory przed OHIM. Facebook sprzeciwiał się m.in. rejestracji oznaczeń:

(sprzeciw B 1 727 620),

„Partybook” (sprzeciw nr B 1 890 923),

„E-Healthbook”(sprzeciw nr B 1994 667),

(sprzeciw nr B 2 145 582),

„Companybook” (sprzeciw B 1965 022),

(sprzeciw B 2 077 439).

Przed hiszpańskim odpowiednikiem urzędu patentowego przeciwstawiał się m.in. oznaczeniom: „FACE BOOSTIC FACEBOOK DIAGNOSTIC” (decyzja z 14 września 2010 r.) „FACECOOP.ORG” (decyzja z 18 sierpnia 2011 r.), „FACESCHLUCK” (decyzja z 12 czerwca 2013 r.), „CADIZBOOK” (decyzja z 3 listopada 2010). Facebook kwestionował też rejestrację oznaczenia „facebox” w Niemczech (decyzja z 25 lipca 2012 r.) czy „FACETV”, „FACEBOOKING” i „FACEMARKETING” w Portugalii. Sprawy zakończyły się sukcesem lub przynajmniej częściowym sukcesem Facebooka.

Przed hiszpańskim odpowiednikiem urzędu patentowego Facebook kwestionował też m.in. oznaczenie„CATBOOK” (decyzja z 1 marca z 2012 r.), słowno-graficzne oznaczenia „becobook” (decyzja z 26 marca 2012 r.) i „doctor book” (decyzja z 1 marca z 2012r.), a bazując dodatkowo na swoich znakach i Facebook kwestionował przykładowo oznaczenie „VISTO EN FB” (decyzja z 8 sierpnia 2012 r). Tę grupę spraw Facebook przegrał.

Wszystkie wymienione sprawy, bez względu na wynik, potwierdziły jednak niewątpliwą renomę znaku towarowego Facebook. Ochrona renomowanych znaków towarowych jest silniejsza niż znaków nieposiadających takiego przymiotu, co wyraża się w ich ochronie w stosunku do wszystkich towarów, a nie tylko objętych rejestracją. Wymagany jest także mniejszy stopień podobieństwa oznaczenia późniejszego do wcześniejszego renomowanego znaku towarowego. Mimo to w większości spraw sprzeciwy składane wobec rejestracji oznaczeń były uwzględniane jedynie w części, tj. nie wobec wszystkich kwestionowanych towarów i usług.

Najnowsza decyzja dotycząca znaku Facebook zapadła w sprawie Facebook przeciwko Parobook (decyzja Izby Odwoławczej OHIM z 29 stycznia 2014 r., w sprawie R 254/2013-2). Znak towarowy Facebook będący podstawą sprzeciwu i kwestionowane oznaczenie, zgłoszone do rejestracji jako wspólnotowy znak towarowy, przedstawione są poniżej.

Znak towarowy FacebookKwestionowany znak towarowy

Omawiając sprawę warto wspomnieć o jej kontekście sytuacyjnym. Bezrobocie nasilające się kilka lat temu w Hiszpanii legło u podstaw koncepcji stworzenia serwisu społecznościowego „Parobook” (hiszpańskie “paro” oznacza bezrobocie) mającego skupiać poszukujących pracy. Jego twórcy zgłosili oznaczenie Parobook do rejestracji w OHIM. Znak został zarejestrowany dla towarów i usług z różnych klas, tj. 9, 35, 36, 38, 41, 42, 45, a więc nie tylko związanych z mediami społecznościowymi czy technologią informacyjną. Rejestracja kwestionowanego oznaczenia obejmowała też usługi o zupełnie innym charakterze, przykładowo usługi finansowe, ubezpieczenia, usługi prawnicze, edukację itd. Na marginesie warto wskazać, że sam portal społecznościowy Parobook rzeczywiście powstał. Jego layout w zestawieniu z obecnym stosowanym przez Facebook przedstawiony jest poniżej. Obecnie serwis już nie funkcjonuje.

Obecna strona rejestracyjna

portalu Facebook

Strona rejestracyjna portalu Parobook

(wizerunek archiwalny)

31 marca 2011 r. Facebook wniósł sprzeciw wobec rejestracji znaku Parobook w stosunku do wszystkich towarów i usług objętych rejestracją. Facebook wskazywał, że znak Facebook uzyskał status znaku renomowanego nie tylko w obszarach związanych z szeroko pojętymi nowymi technologiami, w tym komunikacją, mediami i sieciami społecznościowymi, ale również poza nimi.

Decyzją OHIM (w sprawie sprzeciwu B 1814 238) z 3 grudnia 2012 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw, ale jedynie w części. Z jednej strony wskazał na podobieństwo oznaczeń Facebook i Parobook, które są tożsame w końcowym elemencie „-book”. Z drugiej strony podkreślił różnice wizualne i fonetyczne, wynikające z odmiennego początkowego elementu oznaczeń. Wskazał na różnice w kolorystyce warstw graficznych znaków. Zaznaczył, że elementy graficzne znaku Facebook nie dodają znakowi fantazyjnego charakteru, a renoma znaku wynika z połączenia elementów graficznych ze słowem Facebook. Podsumował, że niektóre towary i usługi, dla których zarejestrowany został znak Parobook, są dalekie od usług sieci społecznościowych oferowanych przez Facebook, a renoma Facebook nie jest wystarczająca, by uwzględnić sprzeciw w całości, mimo że znakom renomowanym zapewnia się większy zakres ochrony, tj. nawet wobec niepodobnych towarów i usług. Wobec tego sprzeciw nie został uwzględniony wobec takich usług jak, przykładowo, zarządzanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe, ubezpieczenia, transakcje finansowe, transakcje pieniężne, nieruchomości, edukacja, działalność sportowa i kulturalna, usługi prawnicze, ochrona mienia i osób.

4 lutego 2013 r. Facebook złożył odwołanie od ww. decyzji. 29 stycznia 2014 r. Izba Odwoławcza utrzymała jednak wcześniejszą decyzję. Izba Odwoławcza wskazała, że w tym wypadku towary i usługi oznaczane renomowanym znakiem Facebook tak daleko odbiegały od niektórych towarów i usług, dla których zarejestrowano oznaczenie Parobook, że mało prawdopodobne jest, by w świadomości właściwego kręgu odbiorców powstawał związek między oznaczeniami, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnice między samymi znakami. Facebook w swojej argumentacji podnosił m.in., że szczególna atrakcyjność jego znaku powoduje, że może być on eksploatowany nawet poza jego naturalnym środowiskiem, tj. siecią, np. przez licencjonowanie lub merchandising. Izba Odwoławcza nie podzieliła tego stanowiska. W całości zaaprobowała ocenę podobieństwa towarów i znaków dokonaną przez Wydział Sprzeciwów oraz jego rozstrzygnięcie.

Nie wiadomo, czy sprawa będzie toczyć się dalej. Facebook ma prawo złożyć skargę do Sądu. Ochrona znaku renomowanego polega na możliwości zakazania jego używania w stosunku do wszelkich towarów, a nie tylko objętych rejestracją. Zasada ta nie jest jednak absolutna. Jeśli towary, dla których używane jest kwestionowane oznaczenie, są na tyle odmienne od objętych rejestracją uprawnionego, że skojarzenie oznaczeń jest mało prawdopodobne, uprawniony do znaku towarowego nie uzyska ochrony, czego potwierdzeniem jest omawiana sprawa.

Lena Marcinoska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy