Marzena Białasik-Kendzior

Europejska praktyka dotycząca rejestracji czarno-białych znaków towarowych

Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) wraz z urzędami patentowymi państw-członków UE w ramach programu konwergencji dążą do stworzenia wspólnej, przejrzystej i przewidywalnej praktyki ochrony znaków towarowych i wzorów.

Po wydaniu komunikatu w sprawie nagłówków klasyfikacyjnych stosowanych przy zgłaszaniu znaków towarowych do rejestracji (opisywanego na naszym portalu w roku ubiegłym), przyszła kolej na opracowanie zasad określania podobieństwa i identyczności czarno-białych znaków towarowych (lub w skali szarości) oraz znaków kolorowych w przypadkach pierwszeństwa, względnych podstaw odmowy i rzeczywistego używania.

Niektóre urzędy krajowe, w tym Urząd Patentowy RP, rejestrując czarno-biały znak towarowy, zapewniały ochronę wszelkich wersji kolorystycznych takiego znaku. Natomiast inne urzędy uznawały ochronę znaku tylko i wyłącznie w tej postaci, w jakiej został zarejestrowany, a więc czarno-białego. Tak więc dany znak może być różnie interpretowany w różnych jurysdykcjach. Co za tym idzie, jeżeli kolidujące ze sobą znaki towarowe są rejestrowane lub zgłaszane w urzędach stosujących różne praktyki, może to prowadzić do nieprzewidywalności prawnej w kwestiach pierwszeństwa, postępowania rejestracyjnego i sprzeciwowego oraz rzeczywistego używania znaku towarowego.

W rezultacie wspomnianych prac Urząd Patentowy RP już 15 kwietnia 2014 r. poinformował na swojej stronie internetowej (www.uprp.pl) o wydanym przez OHIM i urzędy patentowe państw-członków UE wspólnym komunikacie oraz przyjętej wspólnej praktyce dotyczącej zakresu ochrony znaków towarowych czarno-białych.

Komunikat zawiera wytyczne, którymi należy się kierować przy określaniu podobieństwa i identyczności zarejestrowanych znaków czarno-białych (lub w skali szarości) i zgłoszonych znaków kolorowych w przypadkach pierwszeństwa, względnych podstaw odmowy i rzeczywistego używania. Warto zwrócić uwagę, że komunikat ten nie dotyczy sytuacji odwrotnej (tj. znaków towarowych zarejestrowanych w kolorze oraz później zgłoszonych czarno-białych znaków), ani np. kwestii naruszeń.

Przy opracowaniu wspólnej praktyki w zakresie pierwszeństwa oraz względnych podstaw odmowy (postępowania sprzeciwowe, unieważnienia, wygaszenia) powołano się na definicję „identycznego znaku towarowego” zaczerpniętą z wyroku TSUE z 20 marca 2003 r. w sprawie „LTJ Diffusion”, sygn. akt C-291/00. Trybunał uznaje w nim, że oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym „tylko wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów, wszystkie elementy składające się na ten znak”, lub gdy „wykazuje różnice, które są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta”.

„Nieznaczna różnica”, to – zgodnie z definicją Komunikatu – „różnica, którą przeciętnie spostrzegawczy konsument dostrzegłby wyłącznie przy porównaniu znaków zestawionych ze sobą”.

Dla zilustrowania tego, jak należy rozumieć pojęcie „nieznacznej” lub „znacznej” różnicy w przypadku czarno-białych (lub w skali szarości) i kolorowych znaków towarowych, posłużono się m.in. następującymi przykładami:

Stosując powyższe założenia, urzędy przyjęły następującą wspólną praktykę:

W ZAKRESIE ZASTRZEŻONEGO PIERWSZEŃSTWA

Komunikat podkreśla, że w przypadku powoływania się na przysługujące prawo pierwszeństwa, niezależnie od różnic technologicznych stosowanych przy wykonywaniu odbitek lub zastrzeżeń dotyczących koloru, znaki towarowe muszą być „takie same w możliwie jak najściślejszym sensie”. Przyjmuje się zatem, że:

  • znak towarowy czarno-biały, dla którego zastrzegane jest pierwszeństwo, nie jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze, chyba że różnice kolorystyczne są nieznaczne;
  • znak towarowy w skali szarości, dla którego zastrzegane jest pierwszeństwo, nie jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze lub znakiem czarno-białym, chyba że różnice kolorystyczne lub różnice pod względem kontrastu odcieni są nieznaczne.

W ZAKRESIE WZGLĘDNYCH PODSTAW ODMOWY

Urzędy krajowe i OHIM uzgodniły, że różnice pomiędzy wersją czarno-białą (lub w skali szarości) a kolorową tego samego znaku są zwykle dostrzegane przez przeciętnego konsumenta.

Dlatego też należy zgodnie z Komunikatem przyjąć, że w przypadku badania względnych podstaw odmowy:

  • wcześniejszy znak towarowy czarno-biały nie jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze, chyba że różnice kolorystyczne są nieznaczne;
  • wcześniejszy znak towarowy w skali szarości nie jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze lub znakiem czarno-białym, chyba że różnice kolorystyczne lub różnice pod względem kontrastu odcieni są nieznaczne.

Komunikat zastrzega, że fakt, iż znaki nie są identyczne, nie wyłącza istnienia podobieństwa między znakami, które może prowadzić do powstania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (kwestia podobieństwa pomiędzy znakami nie była objęta zakresem niniejszego projektu).

W ZAKRESIE RZECZYWISTEGO UŻYWANIA

Zgodnie z przepisami prawa znaków towarowych używanie znaku w innej postaci niż zarejestrowana nadal stanowi używanie tego znaku towarowego, o ile nie zmienia to odróżniającego charakteru tego znaku towarowego.

Komunikat precyzuje natomiast, że zmiana wyłącznie koloru nie zmienia charakteru odróżniającego znaku towarowego, o ile:

a) elementy słowne/graficzne są zbieżne i stanowią główne elementy odróżniające

b) zachowany jest kontrast odcieni

c) kolor lub kombinacja kolorów same w sobie nie mają charakteru odróżniającego

d) kolor nie należy do głównych czynników decydujących o ogólnym charakterze odróżniającym znaku.

Wspólna praktyka została przyjęta przez OHIM i 22 urzędy państw-członków UE (pozostałe państwa albo zdecydowały o niestosowaniu wspólnej praktyki, albo nie uczestniczyły w projekcie).

Polski Urząd Patentowy wdroży wspólną praktykę 15 lipca 2014 r. i będzie ją stosował do wszystkich zgłoszeń znaków towarowych przedłożonych w UP po dacie wdrożenia oraz w przypadku wszystkich postępowań (sprzeciw, unieważnienie, stwierdzenie wygaśnięcia) wszczętych po dacie wdrożenia.

Natomiast OHIM wdroży ją już 2 czerwca br. i będzie miała ona zastosowanie zarówno do wszystkich zgłoszeń rozpatrywanych w dacie wdrożenia, jak i przedłożonych po dacie wdrożenia, a także zarówno do wszystkich postępowań będących w toku w dacie wdrożenia, jak i wszczętych po dacie wdrożenia.

Komunikat nie zapowiada dalszych prac w ramach programu konwergencji nad praktyką dotyczącą zakresu ochrony zarejestrowanych czarno-białych znaków towarowych. Tak więc, skoro uznano tę kwestię za wystarczająco wyjaśnioną, urzędy będą musiały się teraz kierować wytycznymi zawartymi we wspólnym komunikacie.

Marzena Białasik-Kendzior, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy