Norbert Walasek

Butle gazowe raz jeszcze

Powtórne użycie opakowania (butli gazowej) ze znakami towarowymi konkurencji może stanowić naruszenie praw do znaków towarowych.

Wyrok z 14 lipca 2011 r., sygn. akt C-46/10

Orzeczenie zapadło w związku z pytaniem prejudycjalnym sądu duńskiego, przed którym toczył się spór pomiędzy uprawnioną do znaku towarowego spółką Kosan Gas A/S a spółką Viking Gas A/S. O pytaniu prejudycjalnym i polskich rozstrzygnięciach w podobnych sprawach pisaliśmy na Portalu Procesowym w październiku ubiegłego roku.

Trybunał Sprawiedliwości UE miał dokonać wykładni art. 5 w związku z art. 7 dyrektywy Rady 89/104/EWG, tj. ocenić, czy do naruszenia praw do znaku towarowego dochodzi w przypadku, gdy przedsiębiorca napełnia i sprzedaje butle gazowe pochodzące od innego przedsiębiorcy (oznaczone jego znakami towarowymi), naklejając na nich etykiety z informacją, że to on przeprowadził operację napełnienia.

Udzielając odpowiedzi, Trybunał oparł swoje rozstrzygnięcie na zasadzie wyczerpania prawa do znaku towarowego. W momencie pierwszego wprowadzenia towaru ze znakiem towarowym na rynek europejski (EOG) następuje wyczerpanie praw wyłącznych do znaku towarowego umieszczonego na wprowadzanym towarze. Oznacza to między innymi, że uprawniony nie może sprzeciwiać się dalszemu obrotowi takim towarem.

Trybunał ocenił, że w sprawie przed sądem krajowym bezsporne jest, że butle zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez Kosan Gas – uprawnioną do umieszczonych na butlach znaków towarowych. Trybunał stwierdził, że butle, które przeznaczone są do wielokrotnego użytku, nie stanowią zwykłego opakowania oryginalnego towaru, ale mają samodzielną wartość ekonomiczną i należy je same uznać za towar, za który konsument płaci przy nabyciu butli z gazem. Jak stwierdził Trybunał, sprzedaż butli realizuje wartość gospodarczą związaną z butlą i tym samym ekonomiczną wartość znaku towarowego, dochodzi zatem do wyczerpania prawa do znaku towarowego umieszczonego na butlach.

Jak ocenił Trybunał, za takim rozwiązaniem przemawia także uzasadniony interes konsumenta oraz potrzeba zabezpieczenia niezachwianej konkurencji na rynku.

Trybunał uznał, że sprzedaż butli powoduje wyczerpanie praw. Kolejni nabywcy mogą swobodnie rozporządzać butlą, napełniać ją i wymieniać. Granicę swobody w tym przypadku wyznacza uzasadniona przyczyna do sprzeciwu uprawnionego do znaku towarowego. W szczególności sprzeciw taki byłby uzasadniony, gdyby stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu albo gdyby działanie takie mogło istotnie naruszać renomę tego znaku. Uzasadnioną przyczyną sprzeciwu byłoby też używanie towarów w sposób sprawiający wrażenie, że między uprawnionym do znaku towarowego a osobą trzecią istnieją powiązania gospodarcze, a zwłaszcza że ta osoba trzecia należy do sieci dystrybucji uprawnionego lub że te dwie osoby łączą szczególne stosunki.

Trybunał udzielił też wskazówek, jak należy dokonywać oceny, czy istnieje taki uzasadniony powód. W takiej sytuacji należy przede wszystkim zbadać – uwzględniając sposób oznaczania butli przez uprawnionego oraz warunki ich wymiany – czy sprzedaż butli napełnianych przez niezależnych dostarczycieli gazu odbywa się w sposób sprawiający wrażenie powiązań gospodarczych z uprawnionym do znaku towarowego. Niezbędne jest też wzięcie pod uwagę praktyki panującej w danym sektorze rynku.

Podsumowując, orzeczenie Trybunału wskazuje, że nawet wobec wyczerpania prawa do znaku towarowego właściciel towaru ze znakiem nie dysponuje pełną swobodą posługiwania się tym znakiem w odniesieniu do towaru. Sąd krajowy, rozpoznając sprawę, musi brać pod uwagę pojawiające się ograniczenia – okoliczności, które dają uprawnionemu uzasadnioną przyczynę do sprzeciwu.

Na zakończenie należy również wspomnieć, że orzeczenie Trybunału dotyka tylko jednego z problemów związanych ze znakami towarowymi, jakie powstają w praktyce obrotu detalicznego gazem. Różnorakość stanów faktycznych w tego typu sprawach jest znaczna. Dość wspomnieć, że częstą praktyką dystrybutorów gazu jest przekazywanie butli do używania w zamian za kaucję, bez przeniesienia ich własności na nabywcę. W tej sytuacji nie dochodzi do wyczerpania prawa do znaku towarowego. Obrót takimi butlami nie może odbywać się swobodnie, gdyż podlega ograniczeniom wynikającym z wyłącznego prawa do posługiwania się znakami towarowymi umieszczonym na butli przez uprawnionego.

Norbert Walasek, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy