Actio popularis, czyli każdy może się sprzeciwić zarejestrowaniu znaku towarowego


Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zgłaszający - na podstawie art. 246 ustawy Prawo własności przemysłowej - sprzeciw wobec decyzji o zarejestrowaniu znaku towarowego nie musi się legitymować interesem prawnym ani faktycznym.

Wyrok z 13 maja 2010 r., II GSK 608/09

Firma E.C. GmbH z siedzibą w Niemczech (E.C.) domagała się unieważnienia (na skutek sprzeciwu) znaku CARLO BOSSI R-149940 firmy Viki Laboratories z Izabelina, przeciwstawiając mu serię znaków HUGO BOSS, BOSS. Sprzeciw został uznany za bezzasadny i skierowany do rozpoznania w postępowaniu spornym (art. 255 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo własności przemysłowej – p.w.p.). Już po wniesieniu sprzeciwu E.C. zbyła wymienione znaki na rzecz innego podmiotu, nadal jednak popierała sprzeciw, powołując się na własne zobowiązania kontraktowe.

Urząd Patentowy (UP) oddalił sprzeciw z uwagi na utratę przez wnioskodawcę praw do przeciwstawionych znaków.

UP w decyzji o oddaleniu sprzeciwu wskazał, że podmiot domagający się unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy musi wykazać naruszenie swoich praw przez rejestrację takiego znaku, nie zaś praw osób trzecich. UP nie zajął się w ogóle kwestią, czy sporna rejestracja naruszała przepisy prawa wskazane przez skarżącą w sprzeciwie.

Rozpoznając skargę na decyzję UP o oddaleniu sprzeciwu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 19 marca 2009 r. (sygn. akt VI S.A./Wa 1888/08) oddalił skargę i podzielił stanowisko UP. WSA stwierdził, że popierając sprzeciw z powołaniem się na cudze prawa ochronne do przeciwstawionych znaków BOSS, E.C. bezprawnie wchodzi w monopol wynikający z prawa wyłącznego do wspomnianych znaków, który przysługuje innemu podmiotowi.

E.C. w skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego podniosła szereg zarzutów. Najważniejszy dotyczył wydania decyzji z naruszeniem art. 246 oraz 247 p.w.p. poprzez wadliwe przyjęcie, że w razie przekazania sprzeciwu do rozstrzygnięcia

w trybie postępowania spornego wnoszący sprzeciw musi legitymować się interesem prawnym.

NSA uznał ten zarzut za trafny. Według NSA przepis art. 246 p.w.p.1 nie nakłada na wnoszącego sprzeciw obowiązku wykazania interesu prawnego jako przesłanki dla skutecznego domagania się unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Zdaniem NSA wspomniany przepis liberalizuje kryteria wobec osób mogących zgłaszać sprzeciw, rozszerzając krąg podmiotów uprawnionych do jego złożenia. Sprzeciw może być wniesiony bez względu na status prawny wnioskodawcy, jego związek ze sprawą i motywy, jakimi się kieruje, sięgając po taki środek procesowy. Z powyższych względów, jak podkreślił NSA, sprzeciw, o którym mowa w art. 246 p.w.p., zbliżony jest charakterem do skargi obywatelskiej (actio popularis), która ze względu na ważny interes publiczny dostępna jest każdemu obywatelowi / podmiotowi mającemu zdolność procesową, bez względu na bezpośredni związek ze sprawą lub zainteresowanie nią.

Należy zauważyć, że podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie znaku towarowego, a po przekazaniu sprawy do postępowania spornego – jak to miało miejsce w niniejszym przypadku – toczy się ona tak jak postępowanie z wniosku o unieważnienie znaku towarowego na podstawie art. 164 p.w.p.

Na podstawie przywołanego wyroku NSA, który pozostaje w zgodzie z dotychczasową linią orzeczniczą, można stwierdzić, że w prawie własności przemysłowej funkcjonują dwa reżimy postępowania o unieważnienie znaku towarowego. Jeden – inicjowany sprzeciwem na podstawie art. 246 p.w.p. i ograniczony 6-miesięcznym terminem od daty publikacji informacji o zarejestrowaniu znaku, oraz drugi – inicjowany wnioskiem o unieważnienie znaku na podstawie art. 164 p.w.p., nieograniczony terminem, ale wymagający wykazania przez wnioskodawcę interesu prawnego w unieważnieniu znaku towarowego.

Różnica jest znacząca, a jedynym warunkiem skorzystania z dobrodziejstwa wniesienia sprzeciwu w trybie art. 246 p.w.p. jest konieczność dotrzymania 6-miesięcznego terminu oraz stosowne umotywowanie sprzeciwu.

W niniejszej sprawie na uwagę zasługuje inny jeszcze aspekt, mianowicie okoliczność, że de facto sprawa sprowadzała się do kwestii własności przeciwstawionych znaków towarowych, stanowiących podstawę sprzeciwu. Z wyroku NSA wynika zatem istotna konkluzja, że nie trzeba być właścicielem znaku towarowego, aby domagać się unieważnienia cudzego znaku. Innymi słowy, nie ma potrzeby przeciwstawiania własnych praw, aby żądać unieważnienia cudzego prawa. Zatem nawet jeśli właściciel znaku z wcześniejszym pierwszeństwem nie podejmuje kroków przewidzianych prawem w celu wyeliminowania późniejszego podobnego znaku, może to uczynić każda osoba, która ma zdolność procesową.

Agnieszka Matusik, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy


1Art. 246 p.w.p.: „ Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa”.